【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

【背景】

本案争议涉及荷兰多个相同/相似的商标和商号之间的权利冲突问题，争议商号都是经本国法律确认受保护的，其中一个还注册为商标。

涉案商号都源自同一个商业经营者：两个亲兄弟继承父亲1935年创立的公司，经多年发展经营形成了客车营运家族企业。

后来，两兄弟决定分开经营，其中一位（以下简称“兄弟一”）离开原公司，于1975年成立了一家新公司“X”；另一位（以下简称“兄弟二”）留在原公司继续经营。兄弟二去世后，公司由其两个儿子继续经营，并成立了另一家公司。

2008年，公司“X”通过商标注册程序，将兄弟一和兄弟二的共同姓氏注册为比荷卢商标，此前该姓氏多年来一直是两家公司“共享”的商号。除比荷卢注册商标外，“X”还拥有在相同标志上的更早于被告的商号权。

商标注册后，公司“X”提起商标侵权诉讼，主张兄弟二的继承人侵犯其商标权，要求停止继续使用与其商标相同的商号。被告则以其商号权属于适用于特定领域内的“在先权利”为由，同时援引禁反言原则（estoppel），反对原告的侵权主张。因为，根据受理法院的审查，因默许被告使用同一标志作为商号，“X”的商号权受到限制——丧失了基于在先商号权禁止被告在贸易活动中使用兄弟二的姓名作为商号的权利。也因此，“X”不能基于更早的商号权禁止被告在本诉讼中以其在后商号权抗辩“X”的商标侵权主张。

【结论】

受理法院请求欧洲法院作出初步裁定的问题是，如何理解《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》第6(2)条规定的“在先权利（earlier right）”的概念。该条款规定了注册商标专有权使用限制：商标权人不得引用其专有权，禁止第三方在贸易过程中使用已经在特定领域内获相关成员国法律承认的在先权利。

上述问题实际包含两个具体问题：第一，为证明存在“在先权利”，是否要求在先权利人有权禁止在后商标权人将争议商标进行注册保护（因为原则上，在先权利仅作为对注册商标提出异议或无效宣告请求的基础，不能主张禁止使用）；第二，在后注册商标权人如果在同一标志上还有一项早于被告“在先权利”的在先权利，且也为该成员国国家法律承认，如果该商标和更早权利的权利人无法依该更早权利禁止第三方的在先权利，是否会对判断结果产生影响？

裁定首先对《巴黎公约》第8条和《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS协定）》相关条款进行分析，明确了商号的一般权利。具体而言，（1）《TRIPS协定》规定世界贸易组织缔约国成员有义务保护商号权利；（2）《巴黎公约》第8条确保对商号的保护不以注册为前提；（3）原则上，国际法律并不禁止，一国国家法律规定，一商号的存在与否受最低使用限度或最低知名度限度等相关条件约束；和，（4）商号权属于工业产权权利，因此其本身，属于为适用《欧盟第2008/95号指令》第6(2)条目的的“在先权利”。

就这一点而言，除其他外，本案事实包括：首先，在贸易过程中使用该权利；其二，该权利的优先性；其三，在特定领域内的适用性；以及，其四，涉案成员国国家法律承认该权利。因此，裁定认为指令第6条：“未以任何方式规定，为引用该权利对抗在后商标权利人，第三方必须有权禁止该商标的使用”。

在这一问题上，欧洲法院支持上述理解，依据该条款，对注册商标专有权的限制应当比阻止特定标志注册为商标或宣告商标无效的要求更为灵活。因此，裁定澄清，对于仅在特定领域内适用的在先权利，如商号等，为确保其能够对抗在后商标权利人，“原则上，只要所述在先权利得到相关成员国法律的承认，并已在贸易中真实使用，就足够了”，“不要求该在先权利的权利人必须能够禁止在后商标权利人使用其商标”。

欧洲法院同时指出，或许更有说服力（“a fortiori”）的表达是，相同商品上长期诚实地并存使用两个相同标志，历史上未曾、现在也没有影响商标的基本功能——向消费者保证商品或服务来源。但是，如果未来出现非诚信使用争议标志的行为，必要情况下，可适用反不正当竞争法律进行规范。

对于第二个问题，欧洲法院指出，原则上，《欧盟第2008/95号指令》并无意规范落入该指令第6(2)条的“在先权利”范围的诸多权利之间的相互关系，而是规范这些“在先权利”与通过注册取得的商标权之间的关系。因此，各“在先权利”之间的关系，应由成员国国家法律加以规范。

因此，在后商标的权利人在相同标志上存在一项早于第三人在先权利的更早的、同样为成员国法律承认的权利的事实，“可能对该条款所称‘在先权利’的存在产生影响，只要商标权人依据其更早的权利能够对第三人的在先权利提出反诉或要求限制，而这需要受理法院依其本国法律进行判断”。

如果第三方引用的权利不再受相关成员国法律保护，则不能再认定其构成《欧盟第2008/95号指令》第6(2)条规定的“在先权利”。

因此，欧洲法院对第二问题的回答是，“《欧盟第2008/95号指令》第6(2)条应当理解为，即使在后商标权人对注册商标的标志享有相关成员国法律承认的更早的权利，如果根据该成员国法律，注册商标和更早权利的权利人不得基于其更早权利，禁止第三方使用其在先权利的，则第三方的权利仍属于该条规定的‘在先权利’范畴”。

【评述】

澄清了主要概念之后，有关商标侵权争议的欧洲案例变得更加微妙，揭示了没有什么是理所当然的，一切都可以要求欧洲法院进行解释，而欧洲法院的处境愈发困难。

令人惊讶的是，一个家族前后三代之间有关使用同一姓氏作为商号的小问题，竟然需要欧盟最高司法机关进行裁决。

整个案件的核心是，该家族的一个分支想出了通过注册商标进行保护的好主意，而问题在于，在后注册的商标能否打破各方多年来已经形成的（和平共存）的市场现状。

现实是，对商标权的限制，例如存在适用于特定领域的“在先权利”（商号）的限制，可以在此类冲突中发挥决定性作用，但并非不会产生悖论：“在先权利”的权利人无权阻止在后商标的注册，但是在后注册商标的权利人也不能阻止“在先权利”的权利人继续使用该商号。最后，经欧洲法院“准许”，成员国法院应对此做出最终判断。

【参考】

欧洲法院第C-112/21号初步裁定

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

联络我们：elzaburu@elzaburu.es, 3107429780（QQ）, ELZABURU-BJ（微信）