【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

【背景】

德国法院受理一项商标侵权案件，原告KP是欧盟商标“Apfelzügle”的权利人，被告TV是水果农庄主。对于“Apfelzügle”一词是指为收获苹果作物而设计的车辆——由拖拉机和由其牵引的拖车组成——这一事实，当事方没有争议。

被告在侵权诉讼程序中提出反诉，要求认定涉案欧盟商标“Apfelzügle”违反《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第7(1)(b), (c)和(d)条的规定，应依该条例第59(1)条宣告无效。案件庭审阶段，原告主动撤回侵权诉讼请求，但被告保留了要求宣告涉案商标无效的反诉请求。

考虑到欧盟商标侵权诉讼中的宣告无效反诉争议由欧盟商标法院而非欧盟知识产权局（EUIPO）管辖，德国受理法院询问，《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第124(d)条和第128条是否应当理解为，即使一项欧盟商标的侵权主诉讼请求已经依该条例第124(a)条成功撤回，欧盟商标法院仍保留依《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第128条享有的，对欧盟商标提出无效宣告反诉请求的管辖权？

【结论】

欧洲法院首先明确，依《1986年9月27日，关于民商事管辖权和判决执行的布鲁塞尔公约》（经《2000年12月22日，欧洲理事会关于民商事管辖权和判决承认与执行的条例（第(EC)44/2001号）》修订。《欧盟第(EC)44/2001号条例》后被《2012年12月12日，欧洲议会和理事会关于民商事案件管辖权和判决执行的条例（第(EC)1215/2012号）》取代），反诉申请与单纯对主侵权诉讼请求的抗辩并非不可分割。虽然反诉请求需以另一个法律补救措施——主诉讼为前提，但仍应认定为一项独立程序，有独立于主诉讼的诉讼请求和处置程序。因此，即使主诉讼程序随后被驳回，反诉程序仍然可以继续进行。

就这一点而言，“反诉（counterclaim）”概念应当理解为，一项在商标侵权诉讼中提出的法律补救措施，因此与该侵权诉讼之间存在关联。但是，这一法律补救措施的目的是增加争议的主题，并提出一项可分离的、独立于主诉请求的请求——要求宣告涉案商标无效。

因此，鉴于其向争议中引入了新的主题，尽管主诉与反诉之间存在特定联系，反诉仍然是一项独立于主诉、并能在主诉撤回后继续存在的诉讼事项。反诉与单纯的答辩不同，其结果并不依赖与其相关联的商标侵权诉讼的结果。

其次，裁定澄清，虽然欧盟条例规定欧盟知识产权局享有对欧盟商标注册和欧盟商标异议程序的专属管辖权，但欧盟商标有效性问题不属于该种情况。条例规定，原则上，由欧盟知识产权局集中受理宣告欧盟商标无效或撤销欧盟商标的申请。但该原则并非绝对。《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第63条和第124条规定，宣告欧盟商标无效和撤销欧盟商标的司法管辖权，由成员国依该条例第123(1)条指定的欧盟商标法院和欧盟知识产权局共同享有。

由于受理法院请求明确上述管辖权划分的确切范围，欧洲法院在裁定中强调，赋予成员国欧盟商标法院管辖权，是对《欧盟商标条例（第2017/1001号）》中关于管辖权规定的直接适用，因此，不能视为欧盟知识产权局对这类争议管辖权的“例外规则”。

而且，争议管辖权的行使符合“先受理机构优先管辖”原则，即依《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第132(1)条和第132(2)条第一项的规定，“除非有特别理由需要继续审理”，首先受理与涉案欧盟商标有效性争议的机构对此争议具有管辖权。

上述原则同样适用于该条例第132(2)条第二项规定的情形。条例第128(4)条规定，只有在提出反诉请求前，欧盟知识产权局已受理撤销（欧盟商标）申请或宣告（欧盟商标）无效申请的，欧盟商标法院才有义务中止其诉讼程序审理。

裁定重申，不论是由欧盟知识产权局作出还是由欧盟商标法院在对反诉请求的判决中作出，有关欧盟商标有效性的结论，均在欧盟全部领域内具有对世（erga omnes）效力。

上述对世效力的法律依据是《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第128(6)条：要求审理撤销欧盟商标或宣告欧盟商标无效的反诉请求的欧盟商标法院，在其判决最终生效后，应向欧盟知识产权局发送该判决副本。欧盟知识产权局应在登记簿中记录该判决，并采取必要措施执行判决内容。

相反，欧盟商标法院在商标侵权诉讼中的判决仅具有当事人间（inter partes）效力，因此，判决生效后仅对诉讼双方具有约束力。

考虑反诉制度的特殊性，欧洲法院认为，如果允许欧盟商标权利人通过撤回商标侵权诉讼的方式，阻止欧盟商标法院对侵权诉讼中提出的无效宣告反诉请求作出判决，实际上等于剥夺了立法者赋予欧盟商标法院的管辖权。因此，应遵循《欧盟商标条例（第2017/1001号）》的一般规则，即主诉讼请求被撤回的，其相应反诉请求仍由主诉受理法院继续审理。

裁定强调，无论其主诉讼请求是否撤回，欧盟商标法院对侵权诉讼被告提出的宣告涉案商标无效的反诉请求有裁判权。此外，裁定还特别指出，主诉讼原告撤回诉讼请求，如果要求提出反诉申请的一方当事人只能重新向欧盟知识产权局提出请求，以确保其未来不会再因同样理由被原告起诉，有违“程序经济”原则。

基于以上分析，欧洲法院在裁定中回答受理法院的疑问，《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第124(a)和(d)条以及第128条应当理解为，受理欧盟商标专有权侵权诉讼的欧盟商标法院，有权审理对涉案欧盟商标有效性提出质疑的反诉请求并作出判决，无论该主诉侵权请求是否被撤回。

【评述】

依据欧盟商标专有权提出侵权诉讼有其风险性。如果所依据的商标本身的有效性较弱，那么商标权人有可能面临被诉侵权方提出的要求宣告其商标无效的反诉请求。出现这种抗辩后，原告无法通过撤回主侵权诉讼请求，结束反诉请求的诉讼程序。

如果侵权被告坚持要求宣告商标无效，即使原告撤回其侵权诉讼请求，欧盟商标法院仍有权对该反诉请求进行审理并作出判决。欧洲法院认为，成员国法院不因主诉请求被撤回而丧失其对于同案反诉请求的管辖权。被诉侵权被告无需向欧盟知识产权局单独提出无效申请。

让人好奇的是，欧洲法院在适用《欧盟商标条例》时，如何基于不同原因确认国家诉讼法的基本原则。在西班牙，这种性质的案件通常遵循“管辖恒定（perpetuatio iurisdictionis）”原则，假定最初确定法院对（主诉申请和反诉申请）具有管辖权的事实和法律情况在整个诉讼程序中保持不变，即使其事实后来可能发生变化（例如，起诉人撤回诉讼请求）。

【参考】

欧洲法院第C-256/21号初步裁定

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问

来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权

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