----描述性使用并非商标性使用不构成侵权

作者：董世连，北京丰泰律师事务所主任，资深知识产权律师 专利代理师,  电话：13910629206（微信同）

       最近出现的一些商标维权案件引起社会广泛关注。比如“青花椒”商标起诉多家火锅店、“金银花”商标维权，上百家花露水生产商被诉。本文以二审终审的“青花椒”案（（2021）川知民终2152号）为例分析商标性使用和描述性使用。

（一）商标性使用和描述性使用概念。

      商标性使用，《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。商标的作用在于识别商品或服务的来源，故应当具有显著性。商标显著性与商标识别功能呈正相关，显著性越强的商标，其识别商品或服务来源的作用就高，相关公众对来源混淆的可能性就大，商标专用权的保护范围相对较大；反之，显著性相对较弱的商标，其识别商品或服务来源的作用较低，相关公众由此产生混淆的可能性就小，商标专用权的保护范围相对较小。

描述性使用，《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。该条规定的“正当使用”，是指未经授权的行为人系在描述商品本身或者性状的含义上使用注册商标中含有的描述性部分，该种描述行为不会使得消费者将相关标记与商品的来源相联系，这种使用属于描述性使用。

（二）案件事实

原告是“青花椒”注册商标的专用权人，核定服务项目为第43类，包括饭店、餐厅等。被告是一家四川火锅店经营者，店招为“青花椒鱼火锅”，微信支付收款界面显示“五**青花椒鱼火锅”，出具的发票上印有“温江***青花椒鱼火锅店”的鲜章。

（三）原、被告及一审、二审法院观点

原告认为：被诉侵权标识被火锅店用于店招等处，且属于突出使用，其使用方式、使用位置起到了识别服务来源的功能，属于商标性使用。虽然青花椒在调味品上被大众认为是通用名称，但青花椒在餐饮服务中并非通用名称，使用在餐饮服务上具有一定的显著性，

被告认为：“青花椒”属于通用名称，对于“青花椒”文字的使用，是对其经营特色菜品的描述，系正当使用，不会导致相关公众的混淆或误认，不构成商标侵权。

一审法院观点：五阿婆火锅店未能举证证明“青花椒”为“饭店”这一服务类别的法定或约定俗成的通用名称，对五阿婆火锅店的相关主张，一审法院不予支持。

二审法院观点：“青花椒”是用于指代一种特定调味料的通用名称，处于公有领域，不能作为商标注册在调味料上。商标权人将“青花椒”申请注册在第43类餐厅等服务上，可以认为具有一定的显著性，能够起到区分服务来源的作用。但由于餐饮服务和菜品调味料之间的天然联系，使得服务商标标识和含有“青花椒”字样的特色菜品名称在辨识上界限微妙、相互混同，极大地降低了其注册商标的显著性，几乎难以起到通过商标来识别服务来源的作用。商标权人在其自身的官网宣传推广中使用的“青花椒砂锅鱼&招牌青花椒味”，其实也是强调“青花椒”是其菜品的口味和特点。商标权人提交的证据也不能证明涉案商标经过使用已经取得了较高的辨识度，为公众所熟知，与作为调味料的“青花椒”可以泾渭分明。《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。涉案商标取得授权后，其弱显著性特点决定了其保护范围不宜过宽，否则会妨碍其他市场主体的正当使用，影响公平竞争的市场秩序。火锅店对“青花椒”字样的使用系正当使用。且火锅店在“青花椒”字样前面附加自己的注册商标标识，后面带有“鱼火锅”三个字，“青花椒”与“鱼火锅”在字体、字号、色彩、高度、字间距等方面均保持一致，没有单独突出使用，而是与自己的商标标识及“鱼火锅”共同使用，与商标权人的涉案商标存在明显差异。火锅店在店招上将“青花椒”使用在“鱼火锅”之前，完整而清晰地向公众表达了其向消费者提供的招牌菜是“青花椒鱼火锅”，该标识中包含的“青花椒”是对其提供的特色菜品鱼火锅中含有青花椒调味料的客观描述，并非商标性使用。火锅店通注册有自己的商标，没有攀附商标权人涉案商标的意图，相关公众一般也不会将其与经营活动主要在上海等地的商标权人公司的涉案商标联系起来，火锅店店招上的“青花椒”字样不具有识别服务来源的作用，不会导致相关公众产生混淆或误认，其使用行为不构成商标侵权，不应承担侵权责任。

将特色菜品名称标注在店招上是餐饮行业的惯常做法，特别是在川渝地区以川菜为特色的众多中小微餐馆经营中，无论是在店招还是菜单上使用“青花椒”字样，相关公众都习惯将其含义理解为含有青花椒调味料的特色菜品。商标权人作为餐饮行业经营者，注册和使用商标都应当遵循诚实信用原则，对火锅店就“青花椒”字样的正当使用和诚实经营，无权干预和禁止，其诉讼请求不应得到支持。一审法院对此认定事实和适用法律错误，予以纠正。

（四）结语

商标注册不是万能的，不一定受到法律无条件保护。维权之前，需要专业律师进行必要评估，减少或避免不当维权，不当形式维权。“逍遥镇”、“潼关肉夹馍”和“青花椒”案，充分说明了维权也须正当、合法、适度。”

北京丰泰律师事务所设有商标权利中心，为企业经营者提供商标培训，代理维权类案件的处理，您有商标品牌被侵权，可以找丰泰律所，专业维护您的正当权利；您有被起诉、涉嫌侵犯商标权，更应该找丰泰律所，帮您分析使用的正当性，避免被判侵权。（作者：董世连律师，电话：13910629206（微信同），2022年3月25日，转载请注明出处。）