2020年1月，美国加州中区联邦地院裁决，苹果公司及芯片商博通（Broadcom）因侵害加州理工学院数个wifi专利，合计需支付超过11亿美元天价，成为专利侵权赔偿史上第6高的裁决金额。2022年2月4日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）因认为该赔偿的计算基础缺乏法理和判例上支持，撤销并发回地院审理。本案中CAFC除推翻同院于2016年Shaw案之判例见解，针对「专利复审程序禁反言」的效力范围作出最新诠释，另再次确认专利申请过程中不正行为解释。本文将撷取上述部分重点内容与法理上来龙去脉作简要梳理，引领读者吸收美国专利无效争讼攻防的最新发展。

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案件缘起与历程

2016年，加州理工学院（Caltech）向美国加州中区联邦地院起诉苹果及其通讯芯片供货商博通，控诉博通提供予苹果用于制造iPhone、iPad、Mac等多项设备的wifi芯片，涉嫌侵害其拥有之美国第7116,710、7,421,032和7,916,781号等三个关于wifi传输时纠错技术的发明专利。

2020年1月29日，陪审团认定被告侵犯上述专利，裁决苹果与博通共需赔偿加州理工学院超过11亿美元（苹果需赔偿近8.4亿美元、博通赔偿2.7亿美元）[1]，并经地院法官之判决予以认可[2]。

2022年2月4日， CAFC虽确认地院判决中针对专利有效性、系争’710和’032专利受到侵害的部分，而予以维持；但基于地院于’781专利之侵权判断时未给予陪审团适当指示，且认为陪审团对本案巨额赔偿的计算基础缺乏法理和判例上的支持，撤销该部分判决、发回地院重新审理，使苹果和博通暂时不必面临此项天价赔偿[3]。

CAFC在本件判决论述中，亦重新阐明并推翻2016年Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.案（简称2016年Shaw案）[4]对专利复审程序中多方复审程序（IPR）禁反言作缩限解释的判例见解，此系美国专利复审程序之禁反言效力范围的突破性发展。此外，CAFC亦在判决中再次确认专利权人在申请专利时揭露义务之不正行为（inequitable conduct）与美国专利商标局（USPTO）对专利有效性的审查结果的因果关系要求为「条件因果关系」（but-for material）。

基于篇幅考虑，本文将撷取CAFC对专利复审程序禁反言效力范围的最新阐释，与专利申请过程中不正行为解释的再确认，引领读者吸收美国专利无效争讼攻防的最新发展。

专利复审程序之禁反言：法理基础

美国专利法为鼓励专利权挑战者，就效力争议于行政体系下USPTO的「专利复审程序」一次解决争议，强调专利复审程序就效力确定之优势与优位，进而产生「禁反言效果」（estoppel），称之为「专利复审程序之禁反言」[5]。美国专利法第315条第(e)项和第325条第(e)项分别就IPR和核准后复审（PGR）之禁反言效力予以规定：「该禁反言不仅在专利复审程序产生效力，亦延伸至联邦地院或海关法下国际贸易委员会（USITC）的专利侵权诉讼审理[6]。」

换句话说，专利权效力挑战者就同一专利之同一请求项，在「程序中」「已提出或可合理期待提出」之任何证据以主张专利权之同一无效理由者[7]，一旦经USPTO的专利审判及上诉委员会（PTAB）就专利无效之争议作出书面决定时，专利权之挑战者、其利害关系人，或共同利益者，均不得就同一专利之无效理由，在后续专利侵权诉讼或USITC依海关法第337条之审理程序中，以之作为专利权无效的抗辩基础[8]。

禁反言的效力范围解释：2016年Shaw案与美国最高法院2018年SAS案

前述专利复审程序之禁反言概念看似已由法律明定，但效力范围的解释却是纷乱杂沓。由于IPR程序可粗略序分为「立案申请」（file a petition）、「立案」（institution）、「审理」（trial）和「最终书面决定」（Final Written Decision，FWD），美国专利法上所称「在『程序中』已提出或可合理期待提出之任何证据」的范围为何，可有宽松与紧缩的差异。

例如，2016年3月CAFC在Shaw案中，首先对IPR禁反言之适用范围作出缩限解释[9]。CAFC于该案认为，由于PTAB得自由裁量，是否对专利权挑战者请求 PTAB 审酌的每个专利请求项予以立案审理[10]，IPR 禁反言的效力范围应仅针对已决定立案之 IPR 所依据之前案（prior art）才有适用余地，不得扩张至未决定立案之 IPR 所依据之前案证据。换言之，所谓「程序中」系指「PTAB立案后审理的过程」，IPR在立案前都还称不上开始进行程序（IPR "does not begin until it is instituted."）[11]。所以，只要是专利权挑战者已提出无效理由（证据），但PTAB拒绝立案的请求项，甚至是已获得立案之请求项，但专利权挑战者未于申请时提出的无效理由（证据），皆可作为于IPR另案或后续联邦地院或USITC专利侵权诉讼审理时，再次挑战专利无效的依据。

然而，2018年4月美国最高法院于SAS Inst., Inc. v. Iancu案（简称2018年SAS案）中，指出PTAB只能对专利权挑战者请求 PTAB 审酌的专利请求项，全部予以立案或全部拒绝立案，不宜分拆[12]。也就是说，是专利权挑战者申请范围决定IPR的效力范围，而非PTAB的立案决定[13]。此使得相关解释亦须随着美国最高法院见解而更易。

效力范围解释的扩张：本案最新见解

上述2018年SAS案虽然没有直接推翻2016年Shaw案的限缩见解，但已「间接」扩张IPR禁反言的范围。申言之，由于PTAB在美国最高法院见解下，无法再自由裁量其欲对哪些经专利权挑战者申请立案的请求项予以立案。CAFC即在本案中推翻2016年Shaw案的限缩见解，指出所有经专利权挑战者请求 PTAB 审酌的请求项均已进入「程序中」，且所有针对其挑战无效之请求项的「已提出或可合理期待提出之任何证据」均落入禁反言的效力范围[14]。在本案中，因为苹果或博通曾在IPR提出专利无效挑战，并被PTAB立案并作出最终决定（驳回苹果和博通对系争专利的无效挑战）。故只要是曾被挑战的专利请求项，苹果或博通即无法在后续联邦地院审理专利侵权诉讼时，提出其他无效理由（证据），据以挑战该请求项的有效性。

专利申请过程中不正行为解释的再确认

CAFC亦在本判决中再次确认专利权人在申请专利时，揭露义务之不正行为与USPTO对专利有效性的审查结果的因果关系要求为「条件因果关系」。由于苹果或博通所主张加州理工学院在申请专利时未揭露的前案（Richardson99文献）与USPTO对专利有效性的审查结果并未具「条件因果关系」[15]，因此联邦地院未采纳苹果和博通这项不正行为抗辩的主张，CAFC亦予以维持。

小结

本文主要简介CAFC对「专利复审程序禁反言」的效力范围作出的最新见解，指出所有经专利权挑战者请求 PTAB 审酌的请求项均已进入程序中，且所有针对其挑战无效之请求项的已提出或可合理期待提出之任何证据均落入禁反言的效力范围，希冀引领读者吸收美国专利无效争讼攻防的最新发展......

完整文章请见：专利复审禁反言范围的扩张－2022年Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd案

本期所有文章请见：109期北美智权报