随着我国对外贸易的蓬勃发展，“定牌加工”的侵权问题已逐渐成为海关监管的热点和难点。2004年北京市高级人民法院出台的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》激起了社会对“定牌加工”行为更多的思考。该文件对“定牌加工”行为是否构成侵权，解答为“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”。而海关作为加工贸易监管的重要管理部门和进出境环节知识产权执法部门，着手研究和探索有关的解决方法已经是迫在眉睫。

       现以某海关查获的一宗案件为例，谈一下自己对于“定牌加工”侵权案件的粗浅看法。

      一、案件基本情况

       2004年9月初，A市某家居用品有限公司接到一份俄罗斯客户定单，要求为其加工生产电子游戏机（配电视用）及使用带“OLIMPUS 2008”字样的外包装盒。其后，该公司委托B市某进出口有限公司以一般贸易方式向海关申报出口。9月27日，海关查验发现该批货物包装上使用“OLIMPUS”标志，涉嫌侵犯奥林巴斯株式会社的“OLYMPUS”商标专用权。经调查，深圳市某进出口有限公司申报出口的电子游戏机包装上带有“OLIMPUS 2008”标志，且“OLIMPUS”与“2008”分为两行，“OLIMPUS”较显著。该标志与奥林巴斯株式会社向海关总署备案的商标“OLYMPUS”读音相同，英文单词仅相差一个字母，且“OLYMPUS”商标核定使用商品范围包括“消费者计算机游戏机”。经调查认定，侵权人在类似商品上使用与他人注册商标近似的标志，虽其产品不在国内销售，但仍可能误导相关公众，给权利人的注册商标专用权造成损害。2005年2月25日，海关作出《行政处罚决定书》，认定该批货物侵权并依法予以行政处罚。

      二、海关“定牌加工”案件涉及的主要问题

海关执法实践中，“定牌加工”引发的侵权纠纷较多。而且，不同的贸易方式，其表现和特点也不同。通常来说，一般贸易中，“定牌加工”涉嫌侵权的案件情况较为简单，也容易认定；而加工贸易中，主要是指“来料加工”和“进料对口”，由于当事人之间的情况较复杂，且案件涉及时间较长，涉及的问题较多，因此，对是否构成侵权的认定往往有一定难度。

       （一）什么是“定牌加工”。

定牌加工，英文简称OEM（Original Equipment Manufacture），是指在来料加工和来样加工业务中，由委托方提供商标，加工方将其提供的商标使用在所加工的商品上。①从其定义可以看出，“定牌加工”有两个主要环节：一是加工方在中国境内加工、生产产品，并在产品中加上委托方要求的商标；二是委托方将全部产品销往中国境外。

       （二）“定牌加工”是否构成侵权。

认定“定牌加工”是否构成侵权，应按照一下几点进行判断：首先应有违法行为，即侵权人实施了《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定的违法行为；其次，侵权人的行为给权利人造成了损害；再次，侵权人主观上有过错，或侵权人无证据证明其无过错。

       当前对“定牌加工”中使用同一商标或近似商标是否构成侵权大致有三种观点：

       一是主张不构成侵权。持该观点的认为，“定牌加工”的生产、加工环节虽在国内，但其在生产加工前已明确，产品全部销往国外，因此，“定牌加工”不可能引起相关公众的混淆和误认，也不可能对商标专用权人造成损害，不构成侵权。

       二是主张构成侵权。持该观点的认为，“定牌加工”产品虽销往国外，但其是海关（或其他行政执法部门）在进出口环节（或国内）查获的，基于商标的地域性，理应受到生产地法律的制约，应受到法律的制裁。因此，海关（或其他行政执法部门）应依法认定侵权，给予注册商标权人保护。

       三是主张不能把“定牌加工”与侵权的关系简单化。应针对案件的情况和证据材料进行全面调查和分析后，再予以认定。“定牌加工”既可能构成侵权，也可能不构成侵权。

        三、几点思考

        笔者认为，对于“定牌加工”的侵权问题不能一概而论。因为“定牌加工”所涉及的环节多、问题复杂，情况也并非简单雷同，不同的情况会导致不同的认定。所以，仅凭表面现象的对比而不是综合的分析，简单地判断“定牌加工”中使用同一商标或近似商标的侵权状况，很难得出令人信服的结论，必须实事求是地进行分析、作出合理合法的判定。

      综合进行侵权状况分析的因素，笔者认为有以下几点：

      （一）商标注册状况会影响案件是否侵权的认定。

      一是普通注册商标。可能会出现三种情形：1.国内商标住册人将该商标在国内注册，也在“定牌加工”产品的销往国注册，则必然会导致相关公众的混淆、误认，会造成商标注册人的损害；2.国内商标住册人将该商标在国内注册，但未在“定牌加工”产品的销往国注册，则可能不会导致相关公众的混淆、误认，不会造成商标注册人的损害；3.国内商标住册人将该商标在国内注册，而外方将其“定牌加工”产品的商标在销往国注册，则双方针对的是不同的消费群体，不会导致混淆、误认。笔者认为第一种情形可以认定侵权、第二种情况可能会构成侵权，而第三种情况应当认定不侵权。

      二是著名商标。本文案例中当事人的商品销往俄罗斯，如按北京高院的解答，将不会造成相关公众的混淆、误认，但实际情况是，该注册商标“OLYMPUS”是著名商标，且在国际上有一定知名度，因此，仍有可能造成相关公众的混淆、误认，给商标注册人造成损害。在这种情况下，北京高院的解答所称“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”的说法难以成立。

      三是驰名商标。驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的商标。建立驰名商标制度的本意就是为了运用法律手段有效地保护商标权益，因此，驰名商标应受到比一般商标更高水平的特殊保护。我国《商标法》和《保护工业产权巴黎公约》都对驰名商标的保护作出了规定。在实际办案中，如委托方的商标为驰名商标，则即使其未注册，也可以按“使用原则”予以保护，并扩大保护范围。

      （二）证据会影响案件是否侵权的认定。

      证据用以证明当事人观点、说法，是海关等行政执法部门认定是否侵权的依据。在海关执法实践中，常常出现当事人各执一词的情况。是否予以支持，终究以是否有充分、有效的证据为前提。如本文案例中，权利人称，其注册商标为著名商标，在国际上有较高知名度，并提交了相应证据。在进行综合分析评估后，海关对其陈述意见和理由予以认可、采纳。反之，不宜简单地判断侵权与否。总之，证据是海关及其他执法部门办理“定牌加工”及其他一切案件的基础，是认定事实的依据，对认定“定牌加工”中的侵权状况至关重要。

      从以上分析的情况看，“定牌加工”中使用同一商标或近似商标与侵权的关系并不是必然的、确定的，而是复杂的、不确定的。因此，海关在办理“定牌加工”涉嫌侵权案件时，尤其是涉及加工贸易的，不能孤立地、主观地加以简单判定，而应注意全面客观收集证据，综合当事人、商标、证据等因素，从侵权案件的构成要件上认真分析判断，从而对“定牌加工”中的侵权状况作出准确认定。