自身超出核定范围使用商标，还能举报他人侵权？ —以一宗商标侵权、仿冒举报为例 消费品执法打假协作联盟智库专家 孔迪 案件简介 “ 日本E公司为一家数码配件企业，据其官网宣传是日本该行业“领跑者”，产品种类多达上万种（每年更新上千种），主要覆盖电脑数码周边产品如键盘、鼠标、耳机、电脑包、USB线、保护膜（套）等产品，其主打的“EXXXXX”品牌已陆续在我国注册多个品类商标。2022年初，E公司代理人向本地市场监管部门举报称：辖区内有一家D企业既生产假冒“EXXXXX”商标的ipad平板电脑类纸膜（屏幕保护膜），也生产仿冒、抄袭正品外观设计但未假冒商标的同类贴膜；两类贴膜外包装上都仿冒正品标识、虚假标注为“日本制造”，而相关产品主要通过阿里巴巴网店销售，要求查处。 根据上述举报，市监部门对D企业进行了查处，现场查获20余套标注“EXXXXX”品牌的平板电脑屏幕保护膜；700余套标注自有“神XX”品牌（已注册商标）的同类保护膜，另外还有两类保护膜空包装盒若干，均无中文标识。 经查，上述两类保护膜的外包装上印有“Made in Japan/日本制”，涉嫌伪造产地，而且其中“EXXXXX”品牌保护膜经现场鉴定为侵权商品，执法人员现场对涉案多款屏幕保护膜进行了扣押。本以为只是普通侵权案件，后续办理中却遇上几个疑难：” 图片 01 — 权利人超出核定范围使用商标 在核查权利人出具的鉴定报告和相关证明资质时，执法人员突然发现：虽然权利人自1996年到2019年期间，陆续向我国商标部门申办了多份涉及第9类商品（电脑数码配件等）的“EXXXXX”商标注册证，但遍览这些注册证的“核定使用商品”范围，均未出现“平板电脑屏幕保护膜”的表述，最接近的是“播放器保护套”，但常识判断两者明显不同。为何权利人没有申请，是不是因为“屏幕保护膜”并非正式用语呢？笔者在国家知识产权局商标局官网的“商标网上查询—商品服务/项目”栏目中，以“屏幕保护膜”作为关键字搜索，发现有“0901 掌上电脑/平板电脑/笔记本电脑/液晶监视器/电子字典专用屏幕保护膜”、“0907 导航仪/移动电话/专用屏幕保护膜”、“0908 MP3播放器/便携式媒体播放机/照相机专用屏幕保护膜”等多项搜索结果，可见“屏幕保护膜”是属于现行商标分类中的规范商品名称的，而且平板电脑专用屏幕保护膜被明确归入了商标分类中的0901群。 那有没有可能是因为权利人申请商标时间较早，当时还没有“屏幕保护膜”这种表述呢？笔者发现早在原工商总局商标局2016年修订《类似商品和服务区分表》时就已增加了“0907智能手机屏幕专用保护膜”，而2018年版区分表中就已经有规范的“0901 计算机屏幕专用保护膜”、“0907 手机/智能手机屏幕专用保护膜”的表述，可见理由也不成立。 实际上，《商标法》对注册商标的使用范围是有明确限定的，第56条规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，而第23条对须超出核定范围使用商标设定了义务性条款，即“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请”，更是明确规定如果须超出核定的商品范围使用注册商标，不能申请原注册证变更而必须重新申请注册。据此，权利人在本身“EXXXXX”注册商标未覆盖“屏幕保护膜”这类商品的情况下，在我国推出的平板电脑专用屏幕保护膜上仍标注“EXXXXX”，严格来说是在超出核定商品范围使用注册商标。 02 — 超核定范围使用商标的法律责任 《商标法》第52条规定“将未注册商标冒充注册商标使用的…，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款”，那么上述行为是否构成“将未注册商标冒充注册商标使用”呢？ 经查，2001版《商标法释义》（全国人大法工委编，卞耀武主编，法律出版社，2002年10月第1版）中对“冒充注册商标”的行为明确解释为“是指使用未注册商标而标称注册商标或者擅自在商品上标注‘注册商标’或者注册标记的行为…”；而国家知识产权局在2021年6月15日印发的《商标一般违法判断标准》（国知发保字〔2021〕34号）第23条中详细列举了“冒充注册商标”的7种情形，其中第4项即“超出注册商标核定使用的商品或者服务而使用该商标且标明‘注册商标’或者标注注册标记”。综上可见，“超核定范围使用注册商标”构成“将未注册商标冒充注册商标”必须符合两个要件，一是必须实际使用该商标，二是必须“标明为注册商标”或者“使用注册商标R标记”，而经查国内市场销售的正品屏幕保护膜上虽然标注了“EXXXXX”字样，但既未明示宣称为注册商标，也没有直接标注“R”标记。 后向举报人了解，权利人知晓实际上属超核定范围使用，近年来也在积极完善；只不过权利人没有选择直接向我国商标部门重新注册、追加覆盖范围，而选择先注册马德里国际商标，获批后再申请在我国的领土延伸；之前权利人已有一项 “EXXXXX Hxxxx”的马德里商标（含“屏幕保护膜”等）在2019年10月通过领土延伸方式在我国获准注册，而同类的“EXXXXX”国际商标也已获批，正在办理我国领土延伸中。 但现阶段权利人的经营模式，仍然违反《商标法》第56条的义务性条款，但遍查《商标法》及《实施条例》，都找不到处罚或责令改正的规定，处理于法无据。既然实体法中没有规定，是否可以适用程序法《行政处罚法》来“责令改正”呢？也不行，处罚法第28条虽然有“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定，但适用该条责令改正的前提必须是“实施行政处罚”时，而上述情形依法确实不属于应给予处罚的范畴。最后无奈发现，对这种特殊情形不仅没有合适规制手段，反而还得为其维权。 03 — 类似商品并不完全等同于常识认知 调查到此执法人员免不了产生疑惑：既然权利人本身都在超核定范围使用注册商标，是否还有权利去举报他人侵权呢？经与举报人沟通，对方坚持认为D企业的行为构成《商标法》第57条第2款的“未经商标注册人的许可…，在类似商品上使用与其注册商标相同的商标”的违法行为。这就牵涉到一个对“类似商品”的界定问题，国知局在2020年6月15日印发的《商标侵权判断标准》（国知发保字〔2020〕23号）第10条明确规定“类似商品是指在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面具有一定共同性的商品”，第12条进一步解释到“判断涉嫌侵权的商品或者服务与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成同一种商品或者同一种服务、类似商品或者类似服务，参照现行区分表进行认定”，可见还是有明确界定方法和界定依据的。 前面已经查到，“平板电脑专用屏幕保护膜”属现行《类似商品和服区分表》（尼斯分类第11版）中的0901群，而权利人多份第9类商标注册证的核定商品范围中同属0901群的主要有：计算机、监视器、键盘、鼠标、鼠标垫、磁盘、USB集线器、电脑包、光盘盒等。从常识认知理解，这些商品与“屏幕保护膜”在功能、用途、主要原料方面均有较为明显差异，似乎不会构成“类似商品”；但现行商标区分表偏偏把上述商品都归入“0901电子计算机及外部设备”类似群，那么在区分表同一类似群内是否就意味着群内所有商品均属于“类似商品”呢？其实早在2007年原工商总局商标局发布《类似商品和服务区分表》（尼斯分类第9版）中就有答案，官方“说明”部分第7项就写到“一个类似群内的商品和服务项目原则上是类似商品和服务。若该类似群内的商品和服务项目并不全部判定为类似，则按照类似关系将商品和服务分为若干部分，用中文（一）….表示”，简单总结就是：对同一类似群内商品“以认定类似为原则，不类似为例外”，这一原则在区分表后续多次修订换版时一直延续至今。 经查现行区分表中对0901群没有“群内商品不类似”的例外规定，那么确实有依据把“屏幕保护膜”视作“计算机、键盘、鼠标、鼠标垫、电脑包”等商品的“类似商品”；但前述《侵权判断标准》里明明还说要在“功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面具有一定共同性”，执法人员对“共同性”一直想不通。直到看到原工商总局商标局的2016版《商标审查审理指南》第187页，将“类似商品”扩大解释为“是指在功能、用途、主要材料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面相同或者具有较大关联性的商品”，保护膜自然跟其他数码配件有较大关联；之后国知局2021年修订《指南》“类似商品”的解释时又删去了“主要材料”、“销售场所”的限定，并将“具有较大关联性”改为“有密切联系”。综上可见，结合区分表分类和商标审查要求来看，对于“类似商品”审查时应该是“从宽保护”把握原则，那么该原则也应一并延续到行政执法，建议今后修订《侵权判断标准》时能与《指南》的表述统一。 04 — 是否构成虚假宣传或混淆 举报人认为：不论是假冒“EXXXXX”品牌，还是D企业自有“神XX”品牌的平板电脑屏幕保护膜，外包装都标注了“Made in Japan/日本制”，违反了《反不正当竞争法》第8条“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”,构成虚假宣传行为，但实则不然。D企业在本地生产的屏幕保护膜上标注“Made in Japan/日本制”，实际是一种“生产者伪造产地”的行为，早在1993年9月1日实施的《产品质量法》第18条就规定了“生产者不得伪造产地”，并设定了对应第41条罚则，相关法条一直延续至今；而同年12月1日实施的《反不正当竞争法》第5条虽然也规定经营者不得采取“在商品上伪造产地”等不正当手段从事市场交易、损害竞争对手，但对应第21条罚则中对“伪造产地”的违法行为转至《产品质量法》处罚，即不存在“新法或特殊法有特殊规定”的情况；而且反法在2017年修订时特意将容易误会的原第9条“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”中的“生产者”、“有效期限”和“产地”等用语删除，有效避免与质量法重复，修订后就变成了前述的反法第8条，所以“伪造产地”理应适用质量法处罚，并不构成反法的虚假宣传。 举报人还提出：D企业自有“神XX”品牌的平板电脑屏幕保护膜的外观设计大量抄袭了“EXXXXX”正品保护膜，构成了反法第6条“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”的混淆行为。对此执法人员分别从标识、外观和销售情况等几个方面进行比对： 1、以适用于“Ipad air 10.9/pro 11”保护膜为例，核对实物，正品“EXXXXX”和D企业“神XX”均采用“日文+少量英文/中文”标识，两者左上角、下部显著标注的文字内容，和适用机型列举的印刷方式等均不相同；前者正面主要画面为两名漫画人物，而后者仅有一名，且两者画面在背景、构图和人物动作上均有较明显差异；前者背面印有日本E公司名称、网址、电话、产品型号和条码，并有正品防伪贴，而后者无厂名、网址和防伪贴，型号、条码不同，而且两者标识均使用日文标注，对国内消费者指向性不强。 2、“EXXXXX”并非我国驰名商标，权利人虽已合法注册多份第9类“EXXXXX”商标，但核定商品范围没有“屏幕专用保护膜”，权利人本身已超出核定商品范围使用注册商标。 3、在淘宝网、京东等多个大型电商平台分别使用“Ipad 屏幕保护膜”作为关键字查询，然后选择按照销量排序，发现搜索结果中销量排名靠前的前10款保护膜产品中，均无“EXXXXX”品牌；继续使用“EXXXXX 保护膜”作为关键字搜索，发现其在京东平台的“评价数”、淘宝网平台的“收货人数量”，均和各自平台的销量前10位保护膜商品链接的已售数据相差较大；另外在“京东优评”栏目的“Ipad 屏幕保护膜品牌排行榜”中，“EXXXXX”品牌也未进入前十名。 综上，执法人员认为不论从商品名称、包装、装潢或其他方面考虑，D企业自有“神XX”与权利人“EXXXXX”两个品牌的平板电脑屏幕保护膜，在外观标识多处有较明显差异，不足以认定为相同或近似；而且从我国网络平台的行业销量、品牌认知度看，也并没有充足证据证明“EXXXXX”在我国已经属于“有一定影响”的品牌，所以也不宜认定为《反不正当竞争法》的混淆行为。 最终，本案以D企业同时存在“侵犯注册商标专用权”和“伪造产地”的违法行为定性处罚，另外对D企业生产“神XX”品牌屏幕保护膜未使用中文标注产品名称、厂名、厂址和合格证明的违法行为，也一并依法责令改正。