【欧盟商标】因默许中断诉讼时效,以在先商标权人提出行政诉讼或民事诉讼为前提(C-466/20)

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【背景】
德国公司Heitec,拥有欧盟注册文字商标“HEITEC”(申请日:2004年4月29日)。而德国公司Heitech,拥有一项德国注册商标(包含文字要素“HEITECH PROMOTION”)和一项欧盟图文商标(包含文字要素“HEITECH”,申请日:2008年2月6日,如下图所示):
至晚自2009年起, Heitech 公司开始使用“HEITECH”商标。同年4月,Heitec公司发出警告函,认为使用“HEITECH”商标的行为侵犯其在先商标权。Heitech 公司收到警告函后,答复称愿意与Heitec公司协商共存协议。Heitec公司未就共存协议的提议做出答复,并于2012年12月,向德国法院起诉Heitech 公司。因Heitec公司未能在规定时间期限内遵守特定形式要件,被告Heitech 公司直至2014年5月才收到起诉通知。
纽伦堡高等地区法院驳回诉讼请求,认定Heitec公司默认被告使用商标的行为已经超过5年期限。Heitec公司不服裁定,向德国最高法院提出上诉。
德国最高法院决定中止案件审理,请求欧洲法院(CJEU),就如何正确理解《2008年10月22日,欧洲议会和理事会关于简化成员国与商标有关的法律的指令(第2008/95/EC号)》(2019年被《欧盟第(EU) 2015/2436号指令》取代——译者注)和《欧盟共同体商标条例(第207/2009号)》(2017年被《欧盟商标条例(第(EU) 2017/1001号》取代——译者注)有关默许行为的后果的规定,做出初步裁定。
【结论】
欧洲法院在其裁定中首先回答,在先商标权人发出警告函的行为,是否足以中断默许的时效期限,这一问题。欧洲法院肯定了这种可能性,但同时指出,能够实现时效中断目的的前提是,在先商标权人未收到对警告函的满意答复,在合理时间期限内就该争议提出行政诉讼或民事诉讼。相反,欧洲法院认为,仅仅发出警告函这一行为本身,不足以中断默许的时效期间。
第二个问题更具体地针对本案事实,即在先商标权利人在5年默许期限结束前提起诉讼,但直到该期限届满后起诉通知才送达被告。
就这一问题,欧洲法院澄清,向法院提出启动诉讼程序的请求之日,视为提交诉讼。但是,如本案情况——因在先商标权利人未尽勤勉责任,导致案件通知被告的时间被不当延迟的——欧洲法院认为,仅提出诉讼请求,不能抗辩因法律规定的默许时间期限届满导致权利受限制的结果。
最后,欧洲法院回答提出的第三个问题,因默许而导致胜诉权受限后,在先商标权人不得再提出诉讼要求宣告在后商标无效,或要求禁止继续使用在后商标。以及类似地,要求损害赔偿、要求提供相关信息或销毁侵权商品等权利的时效也相应失效。
【评述】
欧洲法院对本案的裁定,将产生深远影响。例如,《西班牙民法典》第1973条规定,向法院起诉和在诉讼外提出索赔都是中断诉讼时效的法定理由。按照这一规定,显然《西班牙商标法》(将欧盟指令转化为西班牙法律)中规定的默许产生的限制可因在先商标权利人发出警告函而中断。对于欧盟商标,如果欧洲法院未对此有相关判决,也同样适用。
但本案裁定正是针对这一具体规定,且与《西班牙民法典》的规定完全相反。鉴于“因默许导致的限制后果(limitation in consequence of acquiescence)”是欧盟法律确定的概念,因此欧洲法院的解释具有优先效力。正如佐审官(Advocate General)Pitruzella recalls在2022年1月13日提交的结论中所回顾的,欧洲法院已经在2011年9月22日公布的Budejoviky Budvar案(案件号:C-482/09)裁定中明确,商标指令意义下的“acquiescence(默许)”是“欧盟法律概念,其含义和适用范围应在所有成员国保持一致,因此,欧洲法院应当在欧盟法律框架下自主对这一概念做出统一解释”。
因此,依据本案裁定,商标权人不再能采取反复向在后商标权利人发送警告函的策略,以避免默认时效限制,而确保可以随时要求宣告在后商标无效,并通过法院诉讼禁止其使用。欧洲法院裁定第56自然段明确提及这种情况。
然而,仍然存在有争议的问题,即,欧洲法院裁定第55自然段所指的,在先商标权利人发出的警告函被在后商标权利人拒绝或未在合理期限内得到答复后提出诉讼的“合理期限”如何确定。
【参考】
编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问
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