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【西班牙商标】注册商标之间权利冲突的解决(ECLI:ES:TS:2014:5089)

(2022-09-30 10:05:39)
标签:

艾萨博睿

西班牙法院

商标权冲突

注册商标

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样,欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿(ELZABURU)每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例,并对每一案例进行简要点评,以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性,我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版,方便中国伙伴及时获知相关最新信息


背景

Denso Holding GMBH公司拥有数项指定西班牙的国际注册商标“DENSO”(优先权始自1928年),指定第2, 7, 8, 1719类商品。该商标在西班牙的使用权被许可给一自然人,该许可人转而将其作为无形资产入股Denso Pla y Cía., S.L.公司。该公司将其名称“DENSO”(194654日注册)和“PRODUCTOS DENSO”(1967623日注册)注册为西班牙商标,指定第1719类。Denso HoldingDenso Pla y Cía.之间的商业合作因双方股东变更等原因,于2003年终止。

2010年,Denso Holding起诉Denso Pla y Cía.侵犯其注册商标“DENSO”。被告辩称,自己使用的是合法注册的西班牙商标“DENSO”和“PRODUCTOS DENSO”,且原告已经知晓被告商标情况多年,也同意被告在西班牙市场使用上述商标。

巴塞罗那商业法庭审理后驳回起诉,认定“DENSO”和“PRODUCTOS DENSO”是有效注册的西班牙商标,而Denso Holding并未针对该两项注册商标提出无效申请,因此Denso Pla y Cía.在商业活动中使用“DENSO”商标的行为,是合法行使注册商标专用权的行为。

Denso Holding不服一审判决,向西班牙最高院上诉。

 

结论

西班牙最高院判决支持上诉请求。尽管此前有案例认定在注册商标权有效期间,权利人有权使用该商标,但最高院在本案判决中指出,上述观点与欧洲法院2013221日第C-561/2011号判决结论相左。因此,最高院判决,“就这一点而言,对于此前案例一直遵循的原则,我们需要作出修改,即西班牙注册商标权利人可以禁止任何第三人未经许可在商业活动中使用相同或近似标志,无需首先对该第三人的在后注册商标提出无效宣告申请。专利和工业品外观设计领域早已实行这一原则”。

 

评述

西班牙最高院的此项判决完全改变了此前遵循的原则。根据本案判决,当在先注册商标权利人对他人使用在后注册商标的行为提出商标侵权诉讼时,在先商标权人无需在提出侵权诉讼之前或同时,单独对在后注册商标提出无效宣告申请。

简要回顾下西班牙最高院在商标专用权赋予其权利人的积极使用权(jus utendi)问题上的观点变化,更有助于理解本案判决。

最初,西班牙最高法院的观点是,在赋予(在后商标)权利人积极使用权的注册被宣告无效前,在先注册商标权人不得对在后注册商标提起商标侵权诉讼,除非在后注册商标的使用方式显著改变了注册时的显著特征。

第二阶段,自201244DONNA KARAN案起,西班牙最高院对上述严格观点作出一定缓和,允许在先注册商标权利人在提出侵权诉讼时一并提出对在后注册商标的无效宣告申请。因此,在这类案件中,注册商标被宣告无效的决定具有追溯力(ex tunc),视为从未被授予任何使用权。

第三阶段,20141014日对本案的判决,标志着西班牙“注册豁免”理论的终结。西班牙最高院直接毫无保留地指出,在先判例遵循的原则需要作出改变,“西班牙注册商标权利人有权阻止第三人在贸易活动中使用与其商标相同或近似的商标,无需首先要求宣告在后注册商标无效”。

因此,尽管仍需要具体情况具体分析,但提起侵权诉讼不再需要首先对在后注册商标提出无效宣告诉讼,因为仅仅是在后商标取得注册这一事实,原则上不足以对抗在先注册商标权。然而,注册商标权之间产生冲突时,能否适用“默许限制原则(principle of limitation through acquiescence)”仍是一个需要解决的问题,因为不仅仅是考虑到这一冲突存续的时间,更重要的是,在先商标权人知晓在后商标的使用的事实。

 

参考

西班牙最高法院第ECLI:ES:TS:2014:5089号判决

 

【西班牙商标】注册商标之间权利冲突的解决(ECLI:ES:TS:2014:5089)

编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问

来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权

联络我们:beijing@elzaburu.es, 3107429780QQ, ELZABURU-BJ(微信)

【西班牙商标】注册商标之间权利冲突的解决(ECLI:ES:TS:2014:5089)

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