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【欧盟商标】欧盟推翻“注册豁免”规则(C-561/11)

(2022-07-22 11:58:56)
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艾萨博睿

欧洲法院

商标

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样,欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿(ELZABURU)每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例,并对每一案例进行简要点评,以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性,我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版,方便中国伙伴及时获知相关最新信息

 

背景

Fédération Cynologique Internationale拥有一项欧盟商标(No.4438751,如图一所示),指定第35, 41, 4244类服务。其向阿利坎特欧盟商标法院第一法庭提起侵权诉讼,主张Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza侵犯其上述欧盟商标权,但被告主张自己拥有数项西班牙注册商标“FCI”(其中一项的申请日早于原告的欧盟商标)和一项欧盟注册图文商标“FCI”(如图二所示)。

【欧盟商标】欧盟推翻“注册豁免”规则(C-561/11)

(图一,原告欧盟注册商标)

【欧盟商标】欧盟推翻“注册豁免”规则(C-561/11)

(图二,被告注册商标)

对于一项欧盟商标注册权人能否依其欧盟注册商标权,阻止其他注册商标权人使用自己的注册商标,以及,商标侵权索赔是否须以在先或同时提出被告欧盟注册商标的无效宣告申请为前提等问题,受理法院存在疑问。

因此,受理法院决定中止案件审理,并请求欧洲法院明确《欧盟商标条例(第207/2009号)》第9.1条的规定含义,以解决上述疑问。具体而言,该条款中规定的“任意第三方(any third party”是否包括注册商标被宣告无效前使用该注册商标的商标权人?

 

结论

本案裁定(第33自然段)明确指出,“条例第9.1条并未基于该第三方是否本身是欧盟注册商标权利人而做出任何区分”,同时,与此前Celaya案(共同体外观设计争议,2012216日,案件号:C-488/10)类似,“该条款规定一项欧盟注册商标权利人有权禁止‘任何第三方’未经其许可,在贸易活动中使用侵犯其商标权利的任何标志”。

但欧洲法院并未止步于此,而是指出“一项欧盟注册商标权利人既有权向欧盟知识产权局提出对在后欧盟注册商标的无效宣告请求,又可以选择向欧盟商标法院提起侵权诉讼的方式,阻止在后商标的使用”。因此,法律赋予欧盟注册商标权人的是一种可选择的权利。

欧洲法院依据“优先原则”来解释这一规定,即在先欧盟注册商标优于在后欧盟注册商标。

欧洲法院最后肯定了,“如果在先商标权利人必须等该第三人拥有的在后欧盟商标权被宣告无效之后,才能阻止第三方使用可能影响其商标权利行使的标志,那么《欧盟商标条例》第9.1条规定的对权利人的保护将被大大削弱”(裁定第51自然段)。

 

评述

本案裁定采纳了此前共同体外观设计争议案(Celaya案,2012216日,案件号:C-488/10)的观点。这一结论,无疑是对在先注册商标权人的一个明确保证,而在后注册商标权人在使用其注册标志的最初几年将处于易受攻击的弱势地位。

但是,欧洲法院在其裁定中并未采纳佐审官(Advocate General)在其结论的第55自然段的附带意见(obiter dicta)——“如果欧洲法院采纳‘第三方’一词的解释,该解释还应当包括在后成员国国家注册商标的权利人,无论该成员国的实体法律如何规定”。

值得注意的是,欧洲法院的裁定与西班牙最高院就这一问题的看法不一致。西班牙最高院第一庭201244日和629日的判决中均认定,提出(商标)侵权诉讼并主张损害赔偿的,必须首先或同时申请宣告在后商标无效。

在考虑是否提起诉讼,甚至最初选择注册西班牙商标还是欧盟商标时,应当特别注意上述区别。未来西班牙最高院也有可能会采纳欧洲法院的上述裁定,改变其立场。我们拭目以待。

 

参考

欧洲法院第C-561/11号裁定

【欧盟商标】欧盟推翻“注册豁免”规则(C-561/11)

编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问

来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权

联络我们:beijing@elzaburu.es, 3107429780QQ, ELZABURU-BJ(微信)

【欧盟商标】欧盟推翻“注册豁免”规则(C-561/11)

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