法律尽职调查中专利核查的方法

 

在具体探讨方法之前，我想先举一个例子作为引子。

 1.       例子：

 要说的是苏州恒久上市的例子。2010年2月26日，苏州恒久创业板上市获得证监会发审委发行许可，3月9日进行了公开发行，3月12日公布了中签号。然而，就在万事俱备只欠东风的关口，苏州恒久却因为陷入“专利门”被叫停。 

苏州恒久的招股书中披露：本公司共计拥有专利5 项，其中实用新型专利 1 项，外观设计专利 4 项。除此之外，公司还有4项已被受理的专利申请，其中发明专利 3 项，实用新型专利 1 项。根据记者的调查，经在国家知识产权局网站上检索，上述已获授权专利中有四项因为未缴纳年费（年费只不过区区4500元左右）而被终止专利权，一项在知识产权局网站上无法找到符合条件的检索。此外，上述申请中的专利中有两项因“发明专利申请公布后的视为撤回”未获授权。 

显然，券商及律师在尽职调查阶段存在疏忽，导致招股书存在不实披露。证监会因此撤销发行许可，让相关中介结构进一步核查。不久，苏州恒久再次向证监会提出上市申请，但是因先前专利的不实披露，证监会显然不待见这家企业，予以否决。发行人上市资格被取消，募集资金须“连本带利”退还。此外，证监会对发行人律师北京某律师事务所采取出具警示函的监管措施。同时，对三名签字律师进行监管谈话、出具警示函，并在12个月内不受理其签名的与证券发行相关的文件。 

苏州恒久的例子，教训是深重的。这也给律师开展尽职调查（专利核查）一个警示。

2.       分析

2.1 在讨论专利法律核查的具体方法之前，先了解一下专利申请到发证到维护的流程。

 发明专利： 

（1）准备申请材料，提出专利申请----

（2）专利局受理，发给受理通知书----

（3）申请人缴纳申请费----

（4）专利局予以初审，发布初审通知书----

（5）如初审合格，则专利局予以公布，发布公布通知书（如不合格，则由申请人补正，若补正后还不合格，则驳回申请）----

（6）申请人提出实质审查请求（若自申请日起三年内未提出，则视为撤回专利申请）----

（7）专利局进行实审，发给实审通知书----

（8）实审合格的，由专利局授予专利权，发给授予专利权通知书（不合格的，由申请人予以修改补正，补正仍不合格的，专利局驳回）----

（9）申请人办理登记手续，交费----

（10）专利局颁发专利证书---

（11）定期缴纳专利年费。 

实用新型和外观设计专利：

“（1）---（2）---（3）---（4）”---初审合格的---“（8）---（9）---（10）---（11）”。 

上述流程中，任何一个环节出现问题，都有可能导致不能获得专利权。苏州恒久出问题的地方即出现在（11）和（9）。

 

2.2 专利核查方法的介绍

 

2.2.1 核查的目标

 

核查专利，主要是要确定如下的内容：所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、他项权利、许可使用情况、纠纷及潜在纠纷等。

 

2.2.2已获授权专利的核查

 

已获授权专利包括已发专利证书和授权但尚未发证的专利。其中，需要核查的基本资料为：前者需提供专利证书，后者需提供《授予专利权通知书》。

上述文件是律师应予以核查的最基本文件，但是能够获得的信息非常有限，尤其是专利权现时是否有效（已发证的专利有可能因为未缴纳年费而被终止；已授权尚未发证的专利有可能因为未办理相关手续而被视为放弃取得专利权）、他项权利、许可使用情况、纠纷及潜在纠纷等无从体现。因此，还需要进一步验证并核查。

进一步的核查，包括如下途径：

（1）向公司寻求相关信息的确认；

（2）国家知识产权局网站的网络检索（注意网站信息更新存在一定的滞后性）；

（3）咨询相关专利代理机构（前提是代理机构能够配合）；

（4）查询专利公报、登记簿副本；

（5）走访相关部门（国家及地方知识产权局、科技部门、行业协会或其他主管部门、专利代理机构等专业机构或人员、住所地人民法院（中级法院或被授权管辖的基层法院）等）。

 

2.2.3 申请中的专利

 

申请中的专利，应当以专利局发给的《专利申请受理通知书》为标志。如果尚未收到该通知书，则不能算是申请中的专利。

申请中的专利在不同的环节，会受到专利局发给的不同的通知书。因此，律师核查的基本文件就是这些通知书（受理通知书、初审通知书、公开通知书、实审通知书、授权通知书等）。

申请中的专利需要申请人按照程序不断地提供文件，如果申请人未能满足程序上的要求，有可能导致专利申请终止或被驳回（如未按规定缴费）。因此，除了上述通知书外，还要进一步核实，以确认申请中的专利尚处于申请程序之中，并未被驳回、被终止或视为撤回申请等。

进一步的核查，包括如下途径：

（1）向公司寻求相关信息的确认；

（2）国家知识产权局网站的网络检索（注意网站信息更新存在一定的滞后性）；

（3）咨询相关专利代理机构（前提是代理机构能够配合）；

 

2.3尽职调查报告/法律意见书的撰写

 

律师在开展尽职调查（专利核查）之时，根据项目性质的不同，核查的深度及广度以及核查方法也应有所不同。以个人目前接触到的上市和并购的尽职调查为例，这两者对专利的核查就不尽相同。前者因为律师与发行人站在同一战线上，对发行人的上市享有共同的利益，因此对专利的核查势必要求清楚无误；后者作为收购方的律师，与持有专利权的卖方分属不同的利益方，虽然律师核查专利也要尽心尽责，但受限于卖方的配合程度及时间和成本问题，相比发行人律师，收购方律师的核查，要求要低一点。

 

（1）并购项目

 

在并购项目中，卖方出于保密性的要求，一般不会像在上市项目中的发行人一样配合律师的核查。但无论如何，并购方的律师至少应当采取如何核查工作，方可称得上是尽职尽责：

（1）       获得相关的专利证书、授予专利权通知书及其它专利申请中的各类通知书；

（2）       获得发行人对专利相关情况的确认；

（3）       在国家专利局网站检索复核相关专利情况（注意，网站上对于申请中的专利，只会显示“公开—实审—授权”的状态，不含受理、初审的状态）

 

    如果知识产权对于买方而言具有重大的价值，买方坚持不惜代价彻底核查清楚，并且如果卖方能够完全配合，那么可以按照前述步骤进一步核查。否则，核查到此可算完成了尽职调查。

 

经过如此核查，并非能完全保证能准确地掌握专利的相关情况。因此，在撰写尽职调查报告之时，要注意技巧：

（1）       出于风险的考虑，可在尽职调查报告中如实揭示所采用的核查方法；

（2）       可在尽职调查报告中提示上述核查可能存在的不足及其风险；

（3）       可在尽职调查报告中提示买方应当采取的策略，即在签署的交易文件中设定相关的陈述与保证条款，涵盖相关的知识产权。

 

（2）上市项目

 

上市项目中，发行人律师需要对专利进行彻底的核查。此时，发行人虽然能够较好地配合律师，通常不会对律师进行隐瞒或阻挠，但是律师也要注意自身的风险。

一方面，在撰写法律意见书时，明示律师不对发行人提供的文件及作出的相关确认的真实性负责。

另一方面，尽管有上述免责声明，但是律师如若未进行适当核查验证，完全依赖发行人的文件及确认，最后出了问题，依旧会承担相关的责任（苏州恒久就是一例）。因此，对于发行人提供的文件及相关确认，律师还需要做独立的验证，不可完全相信发行人的文件及确认。

 

2.4 专利的申请、审查流程图：

 

（注：依据专利法，发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。）

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