论实用新型专利侵权的认定及企业的应对

 

邵培樟

浙江财经学院东方学院法政分院副院长、司法审判研究所所长

 

　　一、实用新型专利侵权的认定

 

专利权是一项以法律手段实现权利人对技术实施垄断的专有权利，我国专利法清晰地划定了其保护范围，即实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。尽管如此，在实践中关于实用新型专利权的保护范围的界定还是存在着“模糊区”，一方面，专利权人当初在申请专利时，希望专利审查部门把“权利要求书”的内容解释得越窄越好，以免稍不留意就“宽”到“已有技术”之中，从而否定了所要求保护内容的专有性。另一方面，已经成为专利权人之后，在侵权诉讼中，又总是希望行政主管机关和（或）法院将其“权利要求书”的内容解释得越宽越好，以便把凡是权利人认为“侵权”的行为，均划入圈内，即认定为“侵权”。这使得司法实践中实用新型专利侵权的认定变得相对复杂，有鉴于此，有些国家在立法上试图尽量缩小这种“模糊区”，例如美国的“方法加功能权利要求”，实践证明也是有效的。

 

　　实用新型专利侵权属于知识产权侵权行为的一种。“所谓侵权行为，乃指以他人行为侵入法定权利半径范围内且无阻却事由之行为，否则宁为权利人所容忍之义务，因无侵害之是言也。”，换言之，实用新型专利侵权是指在实用新型专利权的有效期限内，任何他人在未经专利权人许可，也没有其他法定事由的情况下，以生产经营为目的实施专利的行为。具体而言，实用新型专利侵权的认定要满足以下构成要件：

 

　　1、客观上存在针对有效实用新型专利的以生产经营为目的的实施行为。所谓以生产经营为目的，是指为工农业生产或者为商业经营的目的。若不是为了生产经营目的，例如为个人兴趣、爱好及科研等目的而制造、使用、进口有关专利产品，就不构成侵犯专利权的行为。需要注意的是，“为生产经营目的”不能被理解为“以盈利为目的”，后者范围要窄。

 

　　2、针对有效实用新型专利的以生产经营为目的的实施行为未经专利权人许可且无法定阻却事由。实用新型专利权人对权利要求书划定的范围内享有对技术实施的垄断权利，他人若要实施其专利权，均应得到专利权人的许可或授权，未经专利权人许可的实施行为原则上都属于实用新型专利侵权行为，有法定阻却事由的除外，例如符合强制许可要件的实施行为等。

 

　　3、他人未经专利权人许可且无法定阻却事由的以生产经营为目的实施实用新型专利的行为已经给专利权人造成了实际损害或者将要造成实际损害。传统侵权法理论认为“没有实际损害就不构成侵权行为”，然而，由于专利权客体之无形性，专利权人无法像物权人那样直接支配权利客体而行使权利，也无法像物权人那样易于保护自己的专利权，因而在某种程度上说，专利权更易于受到侵害且更不易于被及时发现。有鉴于此，我国专利法在2000年第二次修正时增加了专利权人的一项专有权利——许诺销售权，由于许诺销售行为属于“即发侵权”，尚未造成实际侵权损害，因而实用新型专利侵权行为之他人未经专利权人许可且无法定阻却事由的许诺销售行为的认定则无需已经给专利权人造成了实际损害这一要件。

 

　　4、行为人主观上不需要有过错。关于知识产权侵权的行为人主观上是否需要过错不仅是认定实用新型专利侵权的一大难点问题，也是认定知识产权侵权的一大难点问题，曾在国内外的理论界展开过激烈的争论，但目前已基本趋于一致。“国际工业产权保护协会（AIPPI）从1996年到1997年初，召开了一系列专家会，讨论侵犯知识产权的‘无过错责任’问题。到会的六十多个国家的专家，除葡萄牙等少数国家之外，几乎在介绍本国知识产权立法与司法时，都谈到了在确认是否侵害了知识产权并要求侵权人停止有关侵权活动时，应采取‘无过错原则’；在确定是否赔偿被侵权人或确定赔偿额度时，适用‘过错责任’原则。这几乎在国际会议上是无争议的。”例如，德国专利法第一百三十九条规定，“任何人未经专利权人许可而实施专利的，受损害的一方可以起诉要求停止这种使用；任何人故意或者过失进行这种行为的，应当向由此而遭受损害的一方承担赔偿责任”。换言之，在认定是否成立知识产权侵权或只要求侵权人停止有关侵权活动时采用的是“无过错责任”原则，而在确认成立知识产权侵权后的损害赔偿问题上采用的是“过错责任”原则。

 

　　这一观点，已被我国最新的《专利法》吸收：一方面，我国现行《专利法》第六十条第一款规定，“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”，此条款并未要求侵权人主观上持有故意或过失；另一方面，《专利法》第七十条规定，“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。”这仅表明，为生产经营目的使用或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，若是主观上不知且能证明其产品合法来源的，则可以免除赔偿责任，但并不等于不成立专利侵权行为。可见，我国专利法在侵权人的主观过错是否为认定专利侵权时的必备要件这一问题上的态度是明确的，即认定是否成立专利侵权或专利权人只要求侵权人停止有关侵权活动时采用的是“无过错责任”原则，而在确认成立专利侵权后的损害赔偿问题上采用的是“过错责任”原则。

 

　　笔者认为，在认定实用新型专利侵权时也应遵循上述原则，之所以在认定实用新型专利侵权成立与否时要采用“无过错责任”原则，是因为：第一，实用新型专利权的客体是无形的，更易于被侵权；第二，原告要证明被告在实施专利侵权行为时主观上有过错较为困难。诚如郑成思教授所指出的那样，“知识产权，由于其无形、具有地域性、受法定时间限制之类物权等民事权利不具有的特点，权利人的专有权范围被他人无意及无过失闯入的可能性与实际机会，比物权等权利多得多、普遍得多……于是，无过错给他人知识产权造成损害的‘普遍性’，就成了知识产权领域归责原则的特殊性。同时，在知识产权侵权纠纷中，原告要证明被告‘有过错’往往很困难。而被告要证明自己‘无过错’又很容易。这也是带普遍性的。”

 

　　从技术层面上讲，在判断是否成立实用新型专利侵权时，一般应按照如下步骤进行：（1）将被控侵权的技术方案的技术特征与实用新型专利权人的专利权利要求书中的全部技术特征进行比较分析；（2）若被控侵权的技术方案的技术特征与专利权人的权利要求书中的技术特征或两者所有技术特征之间的相互关系完全或部分相同，则进一步比较相同技术特征的作用、功能或效果是否相同，若仍相同，则成立侵权。

 

二、企业应对实用新型专利侵权诉讼的策略

 

对于企业而言，一旦被竞争对手指控实用新型专利侵权诉讼，应该及时、充分地运用专利法律制度进行防御和反击。具体而言，应对被控的实用新型专利侵权诉讼，企业有进攻型和防御型的两种策略：

 

　　（一）进攻型策略

所谓进攻型策略是指被告采取积极的方式以确保自己在诉讼中取得主动权的策略。其中最主要的是通过宣告原告涉案专利无效以最终取消对方专利，因为一旦原告的涉案专利权被专利复审委员会宣告无效，则原告的起诉及诉讼请求便从根本上失去了合法的权源，从而达到胜诉的目的，并在某种程度上为企业的生产经营活动与发展扫除了一个障碍。

 

　　具体而言，被告在应诉过程中申请宣告原告的涉案实用新型专利无效时应该注意以下几个方面的问题：

 

１、申请宣告原告涉案实用新型专利权无效的理由

 

根据《专利法》实施细则第六十五条的规定，专利权无效宣告的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于《专利法》第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。结合实用新型专利，归纳起来无效宣告请求的理由主要有如下情形：（1）属于中国单位或者个人的原告将其在国内完成的实用新型发明创造向外国申请专利的，没有先向国务院专利行政部门申请专利，并委托其指定的专利代理机构办理的；（2）原告的实用新型专利说明书对技术内容公开不充分；（3）原告对实用新型专利说明书的修改超越了原说明书的范围；（4）原告的实用新型专利申请违反“独占性、排他性”原则，即同样的发明创造只能被授予一项专利原则；（5）权利要求书撰写不符合法定要求，即原告的实用新型专利权利要求书没有说明实用新型的技术特征，没有清楚、简要地表达请求保护的范围，同时独立权利要求书没有从整体上反映实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征；（6）原告的实用新型专利申请违反专利法的禁止性规定，即原告的实用新型专利申请违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益以及属于专利法规定不应当授予专利权的情形。

 

２、申请宣告原告涉案实用新型专利权无效的时限

 

根据《专利法》第四十五条的规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。换言之，在实用新型专利侵权诉讼中，被告可以在专利局公告授予原告实用新型专利之日起的任何时候以适当的理由提请专利复审委员会宣告该专利权无效而不受时间限制。然而，处于应诉中的被告应该注意两点：（１）由于专利法和专利法实施细则均未明确规定专利复审委员会对专利无效宣告案件的处理时限，但从实践来看，往往需要数月之久，因而对于被告而言，采取无效宣告的举动宜早不宜迟；（２）在诉讼过程中，被告若有法定理由需要请求法院中止诉讼的，则应在答辩期间对原告的专利权提出宣告无效的请求。

 

３、申请宣告原告涉案实用新型专利权无效应当提交的材料

 

在实用新型专利侵权诉讼中，被告请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

 

　　若请求时证据不足，请求人可以在专利复审委员会受理无效宣告请求后、提出无效宣告请求之日起１个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。

 

（二）防御型策略

 

所谓防御型策略是指被告在被控实用新型专利侵权的诉讼中利用合法的依据防守以使原告的侵权控诉不成立的策略。该类型的策略，其目的不在于进攻，而在于有效防御，旨在使对方的诉讼请求不成立。具体而言，防御型策略主要有以下几种：

 

　　１、法律责任豁免策略

 

法律责任豁免策略，是指被告在被控实用新型专利侵权后，积极运用《专利法》第六十九条关于专利侵权例外的规定，以免除自己的侵权法律责任。根据《专利法》第六十九条的规定，侵权法律责任豁免的情形主要有：（１）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（２）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（３）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（４）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（5）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的；（6）为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的。

 

　　以上豁免条款，其中在先使用权豁免条款（第２种情形）是最常用的一种防御策略。需要指出的是，实用新型专利侵权案的被告在运用该豁免条款时必须注意以下几个问题：（１）必须能够证明自己在原告涉案专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者至少是已经作好制造、使用的必要准备；（２）必须能够证明原告涉案专利申请日前后，自己制造、使用涉案专利产品的范围没有扩大，也即仅在原有范围内继续制造、使用的；（３）被告用于证明的证据材料应该形成于原告涉案专利申请日之前。可见，先使用权豁免条款的运用受在先使用行为存在与否、生产规模、销售范围等因素的限制，被告只有完全符合该豁免条款的适用条件才能达到防御的效果。

 

　　２、法律状态查询策略

 

　　法律状态查询策略，是指被控实用新型专利侵权的被告通过专利文献检索，查询原告涉案专利的法律状态的策略。在面临专利侵权指控时候，被告可以“收集与涉案专利有关的技术资料和现有文献、查阅专利登记簿、专利公报、专利申请人文件，了解原告的专利申请人、公开日和授权日等具有法律意义的日期，弄清楚原告是否为真正的专利权人或利害关系人，确认对方专利是否在专利权保护期限内。”

 

　　通过专利文献检索与查询，旨在明确以下问题：（１）原告是否为适格的原告，若原告不是专利权人或有诉权的其他利害关系人，则原告不适格；（２）原告的涉案专利是否处于受我国法律保护的状态，若原告的涉案专利已过法定的保护期或因故提前终止，则原告不享有受法律保护的权利，也即无诉的利益，则不能启动诉讼程序，因为“诉的利益概念就是掌握着启动权利主张进入诉讼审判过程的关键”；（3）原告的起诉是否已过诉讼时效，若原告的起诉已过诉讼时效，并且无法证明存有诉讼时效中止、中断及延长等情形的，则最终的结果会是法院判决驳回其诉讼请求；（4）同一技术领域是否存在与原告涉案专利相同的公知技术，若有，则表明被告使用的是已经进入公有领域的自由公知技术而不构成专利侵权。

 

３、技术对比豁免策略

 

技术豁免策略，是指被告在被控实用新型专利侵权后，通过将自己的被控侵权产品与原告涉案专利的独立权利要求书的必要技术特征进行逐一对比，只要能够找出一项以上的不同技术特征，且是不可等同替换的，则被告不构成专利侵权，可豁免于侵权法律责任的策略。

 

　　由于“原则上，只有原告产品或者方法的独立权利要求的必要技术特征全部被被告利用时才构成侵权”，因而，一旦被控实用新型专利侵权，被告应认真对比被控侵权产品与原告涉案专利的独立权利要求书的必要技术特征，试图从技术上找出责任豁免的突破点。

 

总之，面临实用新型专利侵权指控时，被告只有综合运用进攻型与防御型的策略，才能在诉讼中立于不败之地。

 

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