专利复审是否可以改变理由维持驳回决定

□ 文/石必胜 北京市高级人民法院知识产权庭法官 本刊专栏作者

在“表面改性的沉淀二氧化硅”发明专利驳回复审行政纠纷案中，国家知识产权局原审查部门以本申请不符合《专利法》第三十三条的规定为由驳回了本申请。申请人不服向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出复审请求，专利复审委员会作出第30895号专利复审请求审查决定，以本申请不符合《专利法》第二十三条规定的创造性为由，维持了原审查部门对本申请的驳回决定。专利复审委员会改变理由维持驳回决定的依据是《专利审查指南》第四部分第二章4.1节的相关规定，即专利复审委员会可以依据驳回决定未指出的明显实质性缺陷作出维持驳回决定的审查决定。本案的一、二审都认为专利复审委员会的审查决定应当予以撤销。在诉讼阶段，本案的争议焦点之一是，专利复审委员会是否可以改变理由维持驳回决定，本申请不具备创造性是否属于《专利审查指南》规定的“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”。由于此问题在近年的专利授权行政纠纷案件中比较常见，因此有必要对此进行研究。对这个问题的分析主要有三个层次：第一，《专利审查指南》的相关规定是否有合法性；第二，《专利审查指南》的相关规定在我国现实背景下是否具有合理性；第三，在司法实践中如何限制“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”。鉴于篇幅，本文只对第一个问题进行简要分析。

按照行政法的一般原理，行政复议具有救济性质，如果具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当，可以依照《行政复议法》第二十八条的规定予以维持，否则，应当依法撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，或者决定作为被申请人的行政机关履行法定职责。总之，行政复议机关不能代替直接作出具体行政行为的行政机关直接作出具体行政行为。按照这样的原则，专利复审委员会就不能超越实质审查部门的驳回理由来维持驳回决定，《专利审查指南》第四部分第二章4.1节的相关规定的合法性值得探讨。

当然，如果《专利法》或《专利法实施细则》规定专利复审委员会可以像国家知识产权局原审查部门一样继续对发明专利进行实质审查，因此也当然可以以发明专利申请不符合驳回决定未指出的《专利法》的其他规定为由维持对发明专利申请的驳回决定。《专利审查指南》的相关规定是否合法，需要进一步研究《专利法》或《专利法实施细则》的相关规定。《专利法》第三十七条规定：“国家专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改。”按照此规定，对发明专利申请进行实质审查的部门应当是国家专利行政部门。而且按照《专利法》第三十八条的规定，发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。这里所说的能够对发明专利申请予以驳回的也是国家院专利行政部门。能够进行实质审查并直接驳回发明专利申请的国家专利行政部门是否包括专利复审委员会呢，这需要进一步看《专利法》第四十一条第一款的规定：“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。” 尹新天老师在2013年2月4日讨论专利复审是否可以改变理由维持驳回决定的学术研讨会上认为，《专利法》第四十一条中的“国务院专利行政部门设立专利复审委员会”表明专利复审委员会并不同于《专利法》第三十七条和第三十八条规定中可以对发明专利进行实审并予以驳回的国务院专利行政部门。

专利复审委员会对于复审如何处理，《专利法实施细则》第六十三条进行了具体规定，其中第一款规定：“专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。”《专利法实施细则》第六十三条第一款的规定表明，专利复审委员会只能对复审请求而不是发明专利申请是否符合《专利法》和《专利法实施细则》进行审查，因此不能代替原审查部门进行实质审查。如果认为复审请求仍然不符合《专利法》和《专利法实施细则》相关规定，应当维持原驳回决定。如果认为复审请求符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，应当按照《专利法实施细则》第六十三条第二款的规定撤销原驳回决定。因此，《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定表明专利复审委员会的复审程序只是救济程序，并不能使专利复审委员会代替实质审查部门。

也有观点认为，专利复审不仅仅是救济程序，也是实审程序的延续，可以对发明专利是否符合驳回决定没有指出的《专利法》和《专利法实施细则》的其他规定进行审查。这种观点的理由之一是，《专利法实施细则》第六十三条规定发明专利申请人可以在复审程序中修改专利申请文件以消除原驳回决定指出的缺陷，专利复审委员会审查的对象不再局限于复审请求，实际上是对修改以后的专利申请文件进行实质审查。但是，在专利复审程序中对专利申请文件的修改是有一定限制的，那就是以克服驳回决定指出的缺陷为前提。专利复审对修改以后的专利申请文件是否克服了驳回决定指出的缺陷的审查，实际上还是对驳回决定的理由是否依然成立的审查，并没有超出复审请求的范围。因此，以复审阶段可以修改专利申请文件为由认为复审是实审的延续的观点是难以成立的。

综上，《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节规定专利复审委员会可以依据驳回决定未指出的明显实质性缺陷维持驳回决定是否有充分的法律依据，恐怕还值得研究。虽然近年来专利复审委员会改变理由维持驳回决定的做法得到了部分判决的支持，而且这样的做法具有一定的合理性，但《专利审查指南》的相关规定仍然值得质疑和重新检讨。

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