可能成为在先技术的分案申请

□ 文/米开拉·莫迪亚罗

不同于美国的部分继续申请规定，欧洲专利分案申请的主要原则之一就是：分案申请中不能含有任何母申请中未记载的专利客体。正因如此，分案申请享有母申请的申请日。

该体系的缺点在于，延迟申请期限的分案申请的内容不能超出母申请记载的范围（因为已经享受了其他有利条件，比如延后的申请提交日等）。然而，这个体系依然有其优势——即在任何情况下，母申请都不能引证为分案申请的现有技术，反之亦然。然而，这个不成文规定也有例外情况。

2012年9月12日，欧洲专利局上诉委员会作出一份判决，认为某一分案申请实际上可以构成其母申请的现有技术的一部分，甚至导致其母申请中的一项权利要求丧失新颖性。

本案中，母申请和分案申请都根据在先申请要求优先权。正常情况下，这两项申请都可以享有优先权，所以两者不能互相引证。

然而，本案中，上诉委员会在上诉程序的审查中发现，母申请中的一项独立权利要求（权利要求1）不能享受优先权日，因为其在先申请只显示了该权利要求所囊括的实现方式的一个子类。因此，母申请只能按其本身的提交日处理。另一方面，披露了这一子类的分案申请则可以享受优先权日。

结果，作为欧洲专利，虽然分案申请的公开日晚于母申请的现有技术截止日（即申请日），但分案申请的优先权日却远远早于该截止日。根据《欧洲专利公约》所述，对于母申请的权利要求1，该分案申请构成中间现有技术文件，这种现有技术文件虽然不能用来评估该专利要求中发明的优点，但绝对可以用来判断权利要求的新颖性。

因为分案申请披露了母申请中的权利要求1所覆盖的实现方式中的一个子类，而根据相关规定，子类对该类别整体的新颖性具有破坏性，所以，分案申请中对这一子类的公开使得母申请的权利要求1丧失了新颖性。

最后，申请人限定了母申请权利要求1的范围，使其仅包括在先申请的权利要求所保护的客体，从而将分案申请排除出可引证的现有技术范围。

这一案例对我们有何启示呢？它再一次告诉我们欧洲专利局采用相当严格的方法评估在先权力要求的有效性。因此，在利用在先申请要求优先权，并起草欧洲专利申请，用以囊括优先权年内开发的新的专利客体时，明智的做法是同时帮助申请人为上述新的专利客体取得保护，这对于仔细评估分案申请中应涵盖的专利客体至关重要。实际上，慎重选择专利客体可以帮助申请人避免自相矛盾的情况，为申请人赢得全面的专利保护。

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