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亚什兰案:化学方法专利与商业秘密维权的经典之作

(2012-10-26 09:52:51)
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杂谈

亚什兰案:化学方法专利与商业秘密维权的经典之作

总第64期 文/聂士海 China IP发表,[商业秘密]文章

http://www.chinaipmagazine.com/upload/eWebEditor/2012718105042392.jpg

  在各类知识产权维权案例中,涉及化学品制造方法的专利商业秘密因其特有的复杂性、非直观性、侵权证据难以取证等诸多因素,其维权一向被法律界人士认为是非常困难的。近日,由集佳律师事务所代理的美国亚什兰公司诉中国一家化工技术公司的专利商业秘密侵权案件,经过一年多的准备及诉讼程序,今年初在法院的主持下得以调解,最终以被告承诺尊重亚什兰公司的知识产权,保证不会使用涉案的化学品制造方法专利商业秘密,并支付原告2200万元人民币及承担所有诉讼费用宣告结束。该案充分体现了集佳律师和技术团队在应对复杂侵权案件的专业团结协作精神,可称国内在化学品制造方法类专利商业秘密维权方面的经典案例。

  核心技术遭遇侵权

  众所周知,造纸工业是一个用水量大、污染严重的行业。由于造纸废水污染物浓度高、治理难度大,各国均将造纸废水列为主要公害之一。

  美国亚什兰公司为财富500强之一的特种化学品公司,客户遍及世界一百多个国家,在造纸用特种化学 品等诸多领域位居全球首位。亚什兰公司拥有“水包水型聚合物分散体的制造方法及其产品”的先进技术,其北京子公司制造的K系列产品,在造纸技术中利用水包 水型聚合物分散体作为助留助滤剂和絮凝剂,可以有效解决解决造纸工业的环境污染问题。对于该技术,亚什兰公司分别通过商业(技术)秘密和专利权进行保护。

  2009年,亚什兰公司发现其北京子公司一名前负责人在辞职后加入另一家化工技术公司,并参与组建一家工业助剂公司,涉嫌利用亚什兰公司的专利技术及商业秘密制造与其北京公司K系列产品相类似的系列产品,与亚什兰公司构成直接竞争并利用其优势迅速侵占亚什兰的国内市场,给其北京公司造成极大的经济损失。

  经初步分析,亚什兰公司认为该负责人及上述两家公司涉嫌侵犯了亚什兰的专利权和商业秘密,决定进行维权。经过海外机构推荐和精心筛选,亚什兰公司最终选择北京市集佳律师事务所代理本案,经过大量艰苦卓著的调查和证据准备之后,亚什兰公司最后决定向苏州市中级人民法院和北京市第一中级人民法院提起专利侵权和侵犯商业秘密的诉讼,要求被告停止专利侵权及停止使用商业秘密,并就专利侵权赔偿2000万人民币、侵犯商业秘密赔偿700万人民币。

  化学品方法专利的复杂性

  在国内专利维权案件当中,方法专利案件向来被实务界认为难度很大,尤其是涉及化学品制造方法的专利。而此类技术的侵害商业秘密案件,在不启动刑事程序的情况下,难度就更大。在本案中,由于涉案技术涉及一种造纸用水处理化学产品的制造方法,取证困难、技术复杂,具有很大的诉讼难度。

  在接受当事人委托后,集佳律师事务所李永波律师、孔繁文律师、李洪江律师、赵中璋专利代理人,以及原告公司的美国律师朱松博士、David L.Hedden,技术专家徐祖峰博士等组成了强大的法律和技术团队,并对该案进行了大量的初步调查取证和分析讨论,一致认为案件的主要诉讼难点为:一是该产品被认定为专利法意义上的“新产品”存在难度,因此,专利侵权诉讼中证明被控方法落入涉案专利的保护范围存在较大困难,可能需要法院进行证据保全或者调查收集证据方可完成举证。但是,在申请法院证据保全或者调查取证前,原告需要获得证据初步证明被告侵权的高度盖然性,而获得这些初步证据具有相当的难度。二是根据对权利要求的内容进行综合分析,该专利方法的某些步骤,例如某些原材料及其添加量等,可能会从最终产品中分析得出。但是,利用该专利方法所制造的助留助滤剂,属于造纸工业用化工产品,无法从公开市场直接购得。另外,由于这类产品的特殊性,原告律师在国内联系到的多数独立实验室,均因缺乏必要的检测设备或经验,而难以对被控产品作出全面、准确的分析。

  孔繁文律师在接受本刊记者采访时表示:“之所以存在这样的难度主要有两方面原因。一方面,由于这类案件技术上的复杂性和非直观性,法官往往需要借助于专业的分析与检测,方可进行侵权判断。但是,在某些特定的化学领域,有的检测方法即使专利权人也并不完全掌握,寻找合适的独立实验室从事相应的检测并非易事。另一方面,由于中国并无证据发现(discovery)程序,原告的举证责任过重,尤其当该化学品未被认定为专利法意义上的‘新产品’时,权利人在诉讼中确实会存在诸多的困难。这种情况下,即使侵权事实确实存在,往往也会因举证上的困难而进退失据、举步维艰。因此,不少专利权人,尤其是来自美国等存在证据发现程序的国家的权利人,难免做出‘中国并不真正保护方法专利’、‘中国商业秘密保护不力’等感叹。”

  孔繁文律师进一步说:“即使面临如此的困难,积极收集证据,进行全面检测,以获得认定侵权成立的初步证据,仍然是十分必要的,这也是请求法院进行证据保全和调查取证的重要前提。事实上,中国法院也正在不断加强对于方法专利的保护力度,例如,最高人民法院奚晓明副院长在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中就指出:使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

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