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[转载]一文让你轻松掌握专利申请文件的撰写技巧

(2017-09-07 10:13:16)
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分类: 论文投稿

实践中,大量的发明创造通过提交专利申请并获得授权进行保护,因此,专利申请文件的撰写质量往往影响专利权人能否顺利维权,以及抵御竞争对手。本文中,笔者从专利申请文件撰写的角度出发,探讨专利申请文件的撰写技巧。


  第一,应当考虑适当的保护范围。所谓“适当”的保护范围,是指在符合我国专利法及其实施细则的前提下,尽可能获得较大的保护范围。


  笔者认为,一件专利申请文件能够“预测”可能检索到的对比文件,这基于专利申请文件撰写前期已对国内外专利文献进行了充分检索,以此确定合适的现有技术水平,构建适当的保护范围,使得专利权的稳定性更高。


  笔者在实践中发现,现有不少专利申请文件仅描述技术方案本身。笔者认为,专利申请文件撰写的过程是二次创造的过程,这个过程需要发明人、专利代理人等共同参与,讨论解决发明创造涉及的技术问题的各种实施方式,将实施方式的技术特征进行概括、抽象(上位概括或功能性限定)后确定权利要求。而上位概括也需要尽可能多的实施例以使得权利要求能够得到说明书的支持。功能性特征在侵权判定时解释为说明书中揭示的具体实施方式及其等同的实施方式,而等同规则的适用又容易存在异议,因此在专利申请文件撰写阶段挖掘尽可能多的实施方式有助于获得更适当的保护范围。


  第二,撰写专利申请文件时也要从有利于侵权判定的角度考虑。例如基于全面覆盖原则,在最初撰写专利申请文件时只需将能够解决本发明的技术问题的最必要的技术特征集写入独立权利要求中,非必要技术特征只会限制缩小保护范围。实践中,发明名称、使用环境特征、以制备方法界定产品的技术特征、方法权利要求的步骤顺序等均有可能限制缩小专利权的保护范围,使用时需仔细斟酌。若权利要求中存在可能有歧义的术语而在说明书中未加解释,都可能对后续权利要求的解释造成障碍。


  第三,应当考虑专利产品或方法的商业前景。在专利申请文件撰写阶段,专利代理人有可能在与发明人沟通过程中发现技术方案可以应用于更有商业前景的领域。例如,一项技术方案可以用在PC端,但经过对现有技术的了解,发现其应用在移动端的前景十分可观,但应用在移动端需要对技术方案进行相应调整,因此产生了不同的技术方案,此时就需要及时调整申请策略。


  第四,应当考虑专利是否容易被竞争对手规避。专利代理人可以与申请人一起拓展可能的改进技术方案以及可能的变劣技术方案,改进的技术方案可以作为专利审查阶段的“退路”,并且可能阻止竞争对手将改进方案提交专利申请。根据北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南》,变劣技术方案不构成等同侵权,因此在撰写专利申请文件时也应对变劣技术方案一并考虑。


  第五,应当考虑有利于取证维权。若申请人从事产品生产业务,从侵权赔偿的角度来看,专利申请文件撰写以抵御产品生产商为主可能对权利人更加有利。这是因为侵权产品销售商、进口商和使用者一般较容易证明侵权产品的合法来源。在此情况下,撰写产品以及产品的制备方法权利要求较为有利。


  在通信、网络、计算机领域,申请人面对的侵权对象可能有多个,希望抵御哪些侵权对象,是决定其权利要求的重要因素。针对不同的侵权对象可以设计不同的权利要求。


  通常来说,若不需要对产品进行拆解或消费者使用时就可以得知产品的技术特征是更有利于取证的。如果需要通过反向工程才能确定某一产品是否侵权,则需要考虑反向工程的难度。例如,对于化学领域相关专利,可以通过普通测量仪器或技术进行测量的技术特征更有利于取证。对于半导体、芯片领域相关专利,若反向工程较容易实现,则可以描述元件及其之间的连接方式;若反向工程较难实现或成本较高,则有必要考虑是否需要改变撰写方式。


  第六,应当考虑布局策略。撰写专利申请文件时,也应重视从属权利要求的作用,即在独立权利要求之外,可以将其他具有新颖性和创造性的技术特征布置到从属权利要求中,以阻断竞争对手的规避设计。


  同时,应当考虑不同层次的保护范围,部分专利申请文件可能会出现某些技术特征之间不兼容的情况,此时可以考虑构建不同保护范围的独立权利要求,以避免因修改而放弃部分保护范围。另外,在一些情况下,方法权利要求可以与产品权利要求的保护范围有所区别,例如方法权利要求的保护范围可以大于产品权利要求的保护范围,以实现不同层次的保护。


  我国申请人若要在国外进行专利布局,在撰写专利申请文件时需要考虑不同国家的相关法律规定。通过《专利合作条约》(PCT)途径提交国际专利申请时,由于可修改的空间相对有限,尤其需要对优先权文件进行严格把关。


  例如,在提交美国专利申请时,应避免出现过多对现有技术的自认和讨论。因为,美国专利商标局对于“前置基础(Antecedent Basis)”“专利可实施性(Enablement)”“书面描述要求(Written Description)”的审查较为严格,在撰写优先权文件时应当格外谨慎。(李兴迪)



(本文仅代表作者个人观点)


(文章来源:中国知识产权报)


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