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浅析非法标识能否对抗在后商标申请问题

(2017-03-24 16:15:11)

近期,最高人民法院提审的济南千贝信息科技有限公司、广州市希力电子科技有限公司与上海波克城市网络科技股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷一案引起广泛关注。最高法院在审理过程中归纳的核心争议是希力公司所售的游戏软件具有退币等功能对希力公司主张的在先权益是否构成影响。2001年《商标法》第三十一条规定,不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因此,该案的本质问题在于他人已经使用并有一定影响的商标是否包括非法产品的标识,即“非法标识”能否对抗在后商标申请。

一、案情简介

广州希力主营大型街机游乐设施开发,并推出多款游戏机产品。2009年,广州希力推出街机游戏《捕鱼达人》,同年12月1日取得捕鱼达人游戏软件著作权登记证书。后桂林力港公司经广州希力授权,先后于2010年和2011年推出《捕鱼达人之深海狩猎》网络版游戏和手机版《捕鱼达人之深海狩猎》。济南千贝主营游戏软件开发,于2011年6月14日取得捕鱼达人OL游戏软件V1.0著作权登记证书。波克城市主营游戏软件开发,其于2009年8月推出《航海大冒险》网络版捕鱼游戏,并于2011年8月16日获得捕鱼达人网页版游戏系统软件V1.0计算机软件著作权登记证书,该游戏现已成为波克城市最受玩家欢迎的游戏之一。而该公司经过一系列的运作,根据“捕鱼达人”IP改编成的移动游戏“捕鱼达人-千炮版”已成为APP Store畅销排行榜中目前最受欢迎的捕鱼类游戏之一。[1]

2011年3月29日,波克公司向国家工商行政管理总局商标局提出第9274903号“捕鱼达人”商标(简称被异议商标)的注册申请,指定使用在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新、技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”等服务上,并于2012年1月6日获得初步审定并公告。

在法定期限内,希力公司和千贝公司针对被异议商标的注册申请向商标局提出异议。2013年6月18日,商标局作出裁定,认为希力公司和千贝公司提出的证据材料不足以证明其已经在先使用“捕鱼达人”商标并使之具有一定影响,裁定:被异议商标予以核准注册。

希力公司和千贝公司不服商标局的裁定,分别于2013年7月15日和2013年7月9日向商标评审委员会提起异议复审申请,主要理由为:希力公司和千贝公司在网络游戏领域具有较高的知名度和影响力,“捕鱼达人”游戏系由希力公司和千贝公司独创并在先使用,并且进行了著作权登记,在相关公众中具有较高的知名度。被异议商标的申请注册是对两公司在先使用并有一定影响的“捕鱼达人”商标的恶意抢注。

商标评审委员会对希力公司和千贝公司提出的异议复审申请,予以并案审理,并于2014年4月14日作出裁定。该裁定认为,千贝公司和希力公司取得计算机软件著作权登记证书的时间和使用“捕鱼达人”日期均在波克公司之前。并且千贝公司和希力公司在“计算机软件设计、计算机软件更新”等相同或类似服务商在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度, 所以在“计算机软件设计、计算机软件更新”服务项目上,被异议商标的注册申请构成《商标法》(2001年)第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。但是希力公司和千贝公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请注册前,千贝公司和希力公司在被异议商标指定使用的“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务相同或类似服务上在先使用了“捕鱼达人”商标并使之具有了一定知名度。因此,在“技术研究、包装设计、室内装饰设计、服装设计、书画刻印艺术设计、无形资产评估、气象信息、质量体系认证”服务上,被异议商标的注册申请不违反《商标法》(2001年)第三十一条。

波克城市不服复审结果,向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼,北京一中院赞同商标评审委员会的理由并维持其裁定。随后,波克城市上诉至北京市高级人民法院,北京市高院于2015年9月11日作出二审判决,撤销了北京市一中院的判决以及商标评审委员会的裁定,并判令商标评审委员会重新作出裁定。

北京市高级人民法院认为,希力公司提交的证据能够证明其《捕鱼达人》游戏产品在被异议商标申请注册日前进行了一定的使用,并且希力公司曾获得相关行业协会颁发的荣誉,也具有一定规模的销售。但这主要涉及的是计算机软件产品及相关游戏机的销售情况,与被异议商标指定使用的“计算机软件设计、计算机软件更新”服务存在明显区别;其次,希力公司相关游戏软件的销售对象数量极为有限,而包括《澳门国际电玩》在内的相关杂志也不是大陆地区相关公众常见的刊物,在这类杂志上宣传报道不能作为有关商标在中国大陆地区进行使用并具有一定影响的证据;再次,从使用的时间上看,希力公司对“捕鱼达人”的使用也未明显早于被异议商标的申请注册日,甚至晚于与波克公司具有关联关系的长络公司、幻奇公司使用该商标的时间。综上,北京市高院认为商标评审委员会和一审法院关于希力公司在复审服务相同或者类似的商品或者服务商使用“捕鱼达人”商标并具有一定知名度的认定缺乏充分的事实依据。波克公司的申请不属于以不正当手段抢注他人商标的行为。[2]

2016年2月29日,广州希力向最高人民法院申请再审。一天后,济南千贝也启动了再审程序。2016年9月29日,最高人民法院裁定提审该案。2016年11月25日,最高人民法院对该案进行公开审理。在庭审过程中,波克城市主张,已有多个司法解释及相关规定、在先的刑事判决书将“具有退分退币功能的游戏机”认定为赌博工具,广州希力将“捕鱼达人”标识使用在“具有退分退币功能的游戏机”上的行为,属于在非法商品上使用“捕鱼达人”商标,因此希力公司使用“捕鱼达人”标识的行为不能适用2001年《商标法》第三十一条的规定予以保护。

广州希力表示,其“捕鱼达人”游戏机是市场上合法流通的产品,不存在非法的问题,捕鱼达人游戏机的退币退彩票功能只是其附属功能,与其对“捕鱼达人”商标的在先使用没有直接关联。即使退币退彩票的功能存在,其也仅与经营者的行为相关联,并不是产品本身有问题。根据《商标法》的规定,广州希力已经把商标使用在商品上,已经起到了区别商品和服务来源的作用,已经完成了商标的使用功能,商标的使用与商品的合法性没有直接关系。同时广州希力强调,目前没有任何证据证明广州希力使用“捕鱼达人”商标的游、戏机是非法的。[3]

目前,该案尚在再审阶段。本案的关键问题是针对2001年《商标法》第三十一条的规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”若其中异议人的在先使用行为本身为违法行为,那么其是否能主张“在先权利”?在回答这一问题之前,首先要明确非法标识是否具有商标权。若非法标识不具有商标权,那么第三者要以非法标识来阻却商标申请人的注册申请是不可能的。倘若非法标识具有商标权,我们就需要探究“非法标识”能否阻却在后商标申请这一问题。

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